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4. Kapitel: Markenrecht in:

Axel Birk, Joachim Löffler

Marketing- und Vertriebsrecht, page 86 - 166

Lehr- und Praxishandbuch zum Gewerblichen Rechtsschutz, Kartell- und Vertriebsrecht

1. Edition 2012, ISBN print: 978-3-8006-4268-7, ISBN online: 978-3-8006-4269-4, https://doi.org/10.15358/9783800642694_86

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Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 56 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 57 4. Kapitel: Markenrecht Lit.: Bingener, Markenrecht, München 2007; Büscher/Dittmer/Schiwy (Hrsg.), Ge werblicher Rechtsschutz – Urheberrecht – Medienrecht, 2. Aufl., Köln 2011, Kapitel  3 und 4; Fezer (Hrsg.), Handbuch der Markenpraxis, München 2007; Hoffmann/Kleespies/Adler, Formular Kommentar Markenrecht, Köln – München 2008; Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, 2. Aufl., Köln 2007; Welser/Gonzáles, Marken und Produktpiraterie, Weinheim 2007 4.1 Die Marke und ihre Entstehung 4.1.1 Überblick 4.1.1.1 Die Bedeutung von Marken und deren Schutz Ein Fokus des modernen Marketings liegt in der Kunst der effektiven Markenführung.1 Die Marke soll Abnehmer und Verbraucher an die Produkte erinnern, positive Assoziationen hervorrufen und für eine eindeutige Identifizierbarkeit der Produkte sorgen. In Zeiten gesättigter Märkte, homogener Waren und millionenfach verbrei teter Werbebotschaften wird die Abgrenzung von Konkurrenzprodukten und den Wettbewerbern durch Marken und Unternehmenskennzeichen immer wichtiger. Starke Marken, die für Qualität oder eine besondere Emotionalität stehen, sind geeignet, als immaterielles Vermögen zur Wertschöpfung eines Unternehmens in erheblichem Umfang beizutragen. Der Aufbau eines positiven Markenimages rechnet sich für die Unternehmen allerdings nur, wenn sich der Markeninhaber gegen die Gefahren der Verwässerung, Nach ahmung oder Plagiierung rechtlich zur Wehr setzt. Das Markenrecht gibt ihm dazu die notwendigen Werkzeuge an die Hand. 4.1.1.2 Gewerbliche Kennzeichen Gewerbliche Kennzeichen sind Namen und Symbole, unter denen ein Unternehmen auf dem Markt agiert. Wie der nachstehenden Abbildung 9 zu entnehmen ist, unterteilen sich die gewerblichen Kennzeichen in Waren- und Dienstleistungskennzeichen und Kennzeichen für das Unternehmen. Das Markengesetz regelt neben der Marke auch Unternehmenskennzeichen und Werktitel. 1 Vgl. nur Esch (2010). 4. Kapitel: Markenrecht 4.1 Die Marke und ihre Entstehung Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 56 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 57 4.1 Die Marke und ihre Entstehung 57 Aufgabe: Lesen Sie die Definitionen der gewerblichen Kennzeichen in den genannten Vorschriften des MarkenG. Welche der nachstehenden Abbildungen würden Sie als Unternehmenskennzeichen bezeichnen? Was ist eine Marke, was eine Firma und was ein Werktitel? 4.1.2 Die Marke 4.1.2.1 Der Begriff der Marke § 3 Abs. 1 MarkenG enthält eine Definition der Marke. Die Vorschrift bringt drei Dinge zum Ausdruck: • Es werden die wichtigsten Markenarten beispielhaft aufgezählt, wie insbesondere Wort-, Bild- und Hörmarken sowie dreidimensionale Marken. • Marken dienen der Unterscheidung von „Waren und Dienstleistungen“. Sie sind von „geschäftlichen Bezeichnungen“ und „geographischen Herkunftsangaben“ abzugrenzen. Geschäftliche Bezeichnungen (§ 5 MarkenG) dienen der Unterscheidung eines Unternehmens von anderen Unternehmen. Geographische Herkunftsangaben (§§ 126 ff. MarkenG) schützen die Namen von Orten oder Gebieten, aus denen Waren stammen. • Markenzeichen müssen „Unterscheidungskraft“ haben. Sie müssen also wie der Name einer Person in der Lage sein, Gegenstände zu individualisieren und von anderen abzugrenzen. Mit dem Begriff ist die Hauptfunktion der Marke angesprochen: Die Marke sorgt für eine konkrete Zuordnung des Gewerbliche Kennzeichen Kennzeichen für das Unternehmen als solches Persönlichkeitsrechte Kennzeichen für Waren- und Dienstleitungen Marken § 4 MarkenG Firma § 5 II MarkenG (§§ 17 ff. HGB) Unternehmenskennzeichen § 5 II MarkenG Werktitel § 5 III MarkenG Abbildung 9 – Gewerbliche Kennzeichen Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 58 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 59 4. Kapitel: Markenrecht58 Produkts zu einem Anbieter (Herkunftsfunktion) und grenzt das Produkt von denjenigen anderer Anbieter ab (Unterscheidungsfunktion). In der Praxis versuchen Wettbewerber häufig von einem positiven Image einer Marke zu profitieren. Sie kopieren das Produkt und machen es dem Konsumenten durch die Verwendung eines ähnlichen Zeichens schwer, das Produkt eindeutig einer Marke und damit einem Unternehmen zuzuordnen. Das Markenrecht soll dies unterbinden, um so eine Täuschung des Kunden über die Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu verhindern. Hauptfunktion der Marke ist es daher, dem Kunden einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu geben. Als Zusatzfunktionen werden von der Rechtsprechung die Qualitäts- und Werbefunktion anerkannt.2 Es lassen sich folgende Funktionen der Marke unterscheiden: 4.1.2.2 Die Markenformen nach § 3 MarkenG und §§ 6 ff. MarkenV Mit ein wenig Beobachtung lässt sich leicht feststellen, dass Markenartikler versuchen, ihre Marken in vielfältigen, unterschiedlichen Formen zu kommunizieren und in möglichst vielen positiv besetzten Kontexten zu präsentieren. Dazu bedienen sie sich der verschiedenen Markenformen, die sich beim DPMA eintragen lassen. 2 EuGH, 18.06.2009 – C-487/07, GRUR 2009, 756 „L’Oreal/Bellure“ Rn. 58; EuGH, 22.09.2011 – C-323/09, BeckRS 2011, 81392 „Interflora“; BGH, 14.01.2010 – I ZR 88/08, GRUR 2010, 726 „Opel-Blitz II“ Rn. 16; BGH, 14.04.2011 – I ZR 33/10, BeckRS 2011, 23373 „GROSSE INSPEK TION FÜR ALLE“; umfassend: Fezer (2009), Einleitung D. Herkunftsfunktion Abnehmer wird auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen hingewiesen Nebenfunktionen • Garantiefunktion: Erwartung gleichbleibender Qualität der Ware oder Dienstleistung • Werbefunktion: Kommunikation zw. Marke und Abnehmer Abbildung 10 – Markenfunktionen Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 58 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 59 4.1 Die Marke und ihre Entstehung 59 a) Wortmarke nach § 7 MarkenV Als Wortmarke können alle Zeichen geschützt werden, die sich in der Druckschrift des DPMA darstellen lassen. Hierunter fallen neben Buchstaben auch Zahlen und einige Sonderzeichen. Die Wortmarke stellt den umfassendsten Schutz dar, da das Wort als solches durch die Eintragung geschützt wird. Geschützt sind daher auch alle graphischen Ausgestaltungen und Variationen des einmal angegebenen „Basismodells“. Beispiel: „Coca Cola“, „Persil“ b) Wort /Bildmarke Wort-/Bildmarken vereinen Wörter mit graphischen Elementen in einer Darstellung („Logo“). Eine Wort-/Bildmarke entsteht schon dann, wenn das zu schützende Wort von der DPMA-Normschrift abweichende Zeichen enthält bzw. wenn ein Schriftzug, eine bestimmte Farbe oder eine Graphik eingebunden wird. Bei Wort-/Bildmarken ist die Gesamtkombination aller Elemente, nicht aber die einzelnen Bestandteile (Wort, Graphik) als solche, geschützt. Beispiel: c) Bildmarke nach § 8 MarkenV Bildmarken bestehen aus graphischen Gestaltungselementen, also aus Bildern oder Abbildungen ohne Wortbestandteil. Meist wird ein graphisches Element aus einer Wort-/Bild-Marke isoliert, sobald diese etabliert ist. Obwohl den Kunden die Beschreibung einer Bildmarke regelmäßig schwerfällt, können sie sich unter Vorlage des Bildzeichens gut an die Marke erinnern. Beispiel: Neben den vorstehend genannten abstrakten gibt es auch konkrete Bildmarken. Solche Marken enthalten Motive, die einen Sinngehalt und in der Regel Bezug zu den geschützten Waren oder Dienstleistungen aufweisen. Beispiel: Frau im Trachtenkleid für Wurstspezialitäten Windmühle für Hersteller von gewebten Gurten und Treibriemen Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 60 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 61 4. Kapitel: Markenrecht60 d) Dreidimensionale Marken nach § 9 MarkenV Unter die dreidimensionalen Marken fallen einerseits gegenständliche Warenformmarken, welche die ästhetischen Designelemente der Verpackung oder der Ware selbst schützen. Zum anderen sind hier produktabstrakte Formmarken zu nennen. Bei dreidimensionalen Marken kann zugleich auch ein Geschmacksmuster angemeldet werden. Produktabhängige Formmarke Produktunabhängige Formmarke Granini-Flasche als Marke Rolls-Royce-Kühlerfigur „The Spirit of Ecstasy“ e) Sonstige Markenformen nach §§ 10 ff. MarkenV Ein aus Tönen, Melodien oder Klängen bestehendes Hörzeichen ist eintragungsfähig, wenn es klar identifizierbar, in sich abgeschlossen und leicht zu merken ist. Beispiel: Jingle der Telekom, Microsoft Windows Startmelodie Voraussetzung für die Eintragung einer Hörmarke beim DPMA ist nach § 11 MarkenV, dass sich das Zeichen in Notenschrift darstellen lässt. Das ist bei Tierlauten und Geräuschen regelmäßig nicht möglich. Man denke etwa an den brüllenden Löwen des Filmstudios Metro-Goldwyn-Mayer.3 Auch das Milka-Lila und die Farbe „Magenta“ der Deutschen Telekom sind markenrechtlich geschützt. Die Anmeldung einer solchen abstrakten Farb marke erfolgt losgelöst von Wörtern oder irgendwelchen bildlichen Darstellungen. Angemeldet wird die Farbe oder die Farbkombination als solche.4 Da Farben von den Kunden und Abnehmern in der Regel nicht als Herkunftshinweis, sondern als Gestaltungselement oder Verzierung verstanden werden, scheitert die Eintragung einer Farbmarke oftmals an § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (siehe dazu sowie zur Überwindung dieses Eintragungshindernisses 4.1.5.3 und 4.1.5.4). 3 Das europäische Recht lässt die Eintragung solcher Zeichen als Gemeinschaftsmarke auch im Wege eines Sonagramms zu. 4 Das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG verlangt eine präzise Angabe der Farbe. Dazu verwendet man am besten eine der internationalen Farbklassierungssysteme wie Pantone, HKS oder RAL. Sollen Farbkombinationen angemeldet werden, ist darauf zu achten, dass zusätzlich Angaben zum quantitativen Verhältnis der einzelnen Farben sowie zu deren Abfolge gemacht werden: EuGH, 06.05.2003 – C-104/01, GRUR 2003, 604 „Libertel“; EuGH, 24.06.2004 – C-49/02, GRUR 2004, 858 „Heidelberger Bauchemie“; BGH, 05.10.2006 – I ZB 86/05, GRUR 2007, 55 „Farbmarke gelb/grün II“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 60 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 61 4.1 Die Marke und ihre Entstehung 61 Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Markenarten, deren praktische Bedeutung jedoch gering ist. Genannt davon seien drei: Als Positionsmarken bezeichnet man ein Element, das immer auf der gleichen Stelle am Produkt angebracht ist. Beispiel: Plüschtiere der Firma Steiff („Knopf im Ohr“), rotes Stoffähnchen an einer der Gesäßtaschen der Levi’s Jeans In bestimmten Branchen werden Kennfadenmarken verwendet. Es handelt sich um farbige Fäden oder Streifen in Textilien, Kabeln, Schläuchen oder Drähten. Die Kennfäden weisen durch bestimmte Farbfolgen auf die Herkunft der Produkte hin. Des weiteren sind Geruchs und Geschmacksmarken zu nennen. Problematisch ist deren dauerhafte graphische Darstellbarkeit nach § 8 Abs. 1 MarkenG. Nach Ansicht der Rechtsprechung reicht eine wörtliche Beschreibung nicht aus, weil sie nicht „klar, eindeutig und objektiv genug“ sei. Eine chemische Formel sei nicht allgemeinverständlich. Auch die Einreichung einer Geruchsprobe hilft nicht weiter, weil diese den Geruch nicht dauerhaft speichern kann.5 Daher wurde die Eintragung solcher Marken bislang abgelehnt. Aufgabe: Markenrecherche Recherchieren Sie nach Marken beim Deutschen Patent und Markenamt! Für Markenrecherchen kann man das amtliche elektronische Register DPMAregister benutzen. Informieren Sie sich über drei Sie interessierende Marken. Notieren Sie sich den Inhaber der Marke, die Leitklasse, die Markenform und sonstige interessante Details! 4.1.3 Überblick über die Markenentstehung Nach § 4 MarkenG kann Markenschutz durch Eintragung in das Register beim Deutschen Patent- und Markenamt oder kraft „Verkehrsgeltung“ erlangt werden. Die im Gesetz angesprochene dritte Entstehungsweise durch „notorische Bekanntheit“ hat in der Praxis keine Bedeutung.6 4.1.3.1 Registermarken nach § 4 Nr. 1 MarkenG Registermarken entstehen nach Anmeldung des Zeichens durch Eintragung in das Markenregister beim DPMA. Registermarken haben gegenüber anderen Arten der Entstehung mehrere Vorteile: • Es besteht Klarheit darüber, dass die Marke geschützt ist. • Es besteht Klarheit über den Tag, an dem der Markenschutz beginnt. 5 EuGH, 12.12.2002 – C-273/00, GRUR 2003, 145 „Sieckmann“; EuG, 27.10.2005 – T-305/04, GRUR 2006, 327 „Duft einer reifen Erdbeere“. 6 Vgl. Schalk, in: Büscher/Dittmer/Schiwy (2011), § 4 MarkenG Rn. 25. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 62 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 63 4. Kapitel: Markenrecht62 • Durch die Veröffentlichung der Marke wird der entstandene Markenschutz angezeigt und damit ein Warnsignal gegen Produktpiraterie gesetzt. Die Schutzdauer für Registermarken beginnt gemäß §§ 6 Abs. 2, 33 MarkenG mit dem Anmeldetag und endet nach zehn Jahren. Die Schutzdauer kann gegen Gebühr beliebig oft um jeweils zehn Jahre verlängert werden: § 47 MarkenG. Praxis: Räumlicher Schutzbereich der Deutschen Marke Je nach der derzeitigen bzw. geplanten Distribution der Waren oder Dienstleistungen ist auch an internationale Schutzrechte für die Marke zu denken. Agiert das Unternehmen über die deutschen Ländergrenzen hinaus und bietet die Waren oder Dienstleistungen (z. B. über das Internet) länder- überschreitend an, kann Markenschutz über die Gemeinschaftsmarke nach dem Europäischen Markenrecht (Gemeinschaftsmarkenverordnung) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) oder über eine sog. IR-Marke nach dem Madrider Markenabkommen bzw. dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO/OMPI) beantragt werden (siehe 6.4). 4.1.3.2 Benutzungsmarken nach § 4 Nr. 2 MarkenG Benutzungsmarken setzen zum einen voraus, dass Waren oder Dienstleistungen mit dem Zeichen versehen auf den Markt gebracht werden. Zum zweiten verlangt § 4 Nr. 2 MarkenG, dass das Zeichen „innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat“. Mit dem Wort „Verkehr“ meint das Gesetz die jeweiligen Abnehmerkreise. a) Bestimmung der Abnehmerkreise („beteiligte Verkehrskreise“) Die Abnehmerkreise sind funktional anhand der Art, des Verwendungszwecks und der Absatzmöglichkeiten der konkreten Waren oder Dienstleistungen zu bestimmen. Dabei spielt es auch eine Rolle, ob die Verbraucher die jeweilige Art von Waren tatsächlich kaufen oder wegen persönlicher Abneigungen bzw. Überzeugungen ablehnen. Beispiel: Anti Alkoholiker gehören nicht zu den Abnehmerkreisen für Biermar ken7 b) Bekanntheitsgrad („Verkehrsgeltung“) Das Merkmal der Verkehrsgeltung verlangt, dass das Zeichen eine gewisse Bekanntheit erlangt hat. Dafür gibt es drei Voraussetzungen: • Die Abnehmer müssen das Zeichen überhaupt als Kennzeichnungsmittel für Waren oder Dienstleistungen erkennen und nicht etwa nur als Personennamen oder beschreibenden Hinweis verstehen. 7 BPatG, 23.03.1994 – 26 W (pat) 17/91, GRUR 1994, 627 „Erdinger“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 62 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 63 4.1 Die Marke und ihre Entstehung 63 • Die Abnehmer müssen das Zeichen als Kennzeichen für bestimmte Waren oder Dienstleistungen verstehen, also mit den dafür eingetragenen Waren oder Dienstleistungen in Verbindung bringen. • Es muss ein bestimmter Bekanntheitsgrad innerhalb des Personenkreises erreicht sein, an den sich die Waren oder Dienstleistungen richten. Das sind bei Konsumgütern die Verbraucher oder bei Investitionsgütern ein bestimmtes Fachpublikum. Der Grad an Bekanntheit, den das Zeichen in den jeweiligen Abnehmerkreisen aufweisen muss, lässt sich weder durch eine feste Prozentzahl angeben noch ist er für alle Zeichen gleich. Nach der Rechtsprechung kommt es einerseits darauf an, wie individuell und charakteristisch das Zeichen gestaltet ist, andererseits sind die Marktanteile, die Intensität, geographische Ausdehnung und Dauer der Markenbenutzung sowie der Umfang der Werbeinvestitionen zu berücksichtigen.8 Bei einem durchschnittlich charakteristischen Zeichen kann ab einem Bekanntheitsgrad von ca. 25 % Verkehrsgeltung vorliegen.9 Beachte: Bekanntheit der Marke Auf die Bekanntheit einer Marke kommt es im Markenrecht neben § 4 Abs. 2 MarkenG auch noch an anderen Stellen an: Nach § 8 Abs. 3 MarkenG können Zeichen, die wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG grundsätzlich nicht eintragungsfähig sind, Markenschutz erlangen, wenn sich die Marke in den „beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt“ hat (siehe 4.1.5.4). Die sog. „Kennzeichnungskraft“ einer Marke lässt sich durch Bekanntheit steigern. Das führt zu einem erhöhten Markenschutz in Kollisionsfällen (siehe 4.3.6.4). Schließlich kommt „bekannten Marken“ i. S. d. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ein branchenübergreifender Schutz zu (siehe 4.3.7). Die Beweislast für das Vorliegen von Verkehrsgeltung liegt hier beim Markeninhaber. Das geschieht in der Praxis regelmäßig mit Hilfe eines demoskopischen Gutachtens.10 8 BGH, 10.10.2002 – I ZR 235/00, GRUR 2003, 428 „BIG BERTHA“ 9 Vgl. Schalk, in: Büscher/Dittmer/Schiwy (2011), § 4 MarkenG Rn. 15. 10 Pflüger, GRUR 2004, 652 ff. und GRUR 2006, 818 ff. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 64 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 65 4. Kapitel: Markenrecht64 Praxis: Fragebogen zur Verkehrsgeltung der Marke Das DPMA hat für die Gestaltung des Fragebogens ein Muster entworfen:11 A. Kaufen Sie, egal wie oft, für sich oder andere … (Waren angeben, für die eine Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht wird)? a) Ja b) Nein, nie B. Verwenden/benutzen/essen … Sie, zumindest hin und wieder, … (Ware wiederholen)? a) Ja b) Nein, nie 1. (Ggf. nur zu beantworten, wenn Frage A oder B bejaht wurde): Haben Sie diese Bezeichnung (Wiedergabe der angemeldeten Marke) in Zusammenhang mit den Waren … schon einmal gehört oder gesehen/gelesen? a) Ja b) SPONTAN (da dies von der Fragestellung nicht umfasst ist) Kommt mir bekannt vor/glaube schon c) Nein 2. Wenn Frage 1 mit „Ja“ beantwortet wurde: Ist die Bezeichnung/Farbe/Form … Ihrer Meinung nach bei … (Wiedergabe der angemeldeten Marke) in Zusammenhang mit den Waren a) Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen b) Hinweis auf mehrere Unternehmen c) gar kein Hinweis auf irgendein Unternehmen d) oder können Sie nichts dazu sagen? 3. Zuordnung a) Bei Antwort Nr. 2a): Wissen Sie, wie dieses Unternehmen heißt? b) Bei Antwort Nr. 2b): Wissen Sie, wie diese Unternehmen heißen? 4.1.4 Die Markenanmeldung Die Registrierung einer Marke setzt eine korrekte Anmeldung beim DPMA und die Zahlung der anfallenden Gebühren voraus. Gemäß § 32 Abs. 2 MarkenG muss die Anmeldung mindestens Angaben zum Anmelder (§ 7 MarkenG), eine Wiedergabe der Marke und ein Verzeichnis der Waren- oder Dienstleistungen enthalten. Das DPMA stellt für die Anmeldung der Marke ein Formular zu Verfügung.12 Um dieses Formular richtig verwenden zu können, ist ein Grundverständnis zu einigen der Eintragungsfelder notwendig.13 11 Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen vom 15.12.2009, S. 14, abrufbar unter: http://www.dpma.de/marke/formulare/index.html. 12 Das Formular lässt sich auf der Homepage des DPMA herunterladen: http://www. dpma.de. 13 Das DPMA hält ein Merkblatt für die Anmeldung einer Marke bereit, in dem sich nähere Informationen zu den einzelnen, hier nicht erläuterten Formularfeldern finden. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 64 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 65 4.1 Die Marke und ihre Entstehung 65 Die Zeilen (1) – (3) sind für die Bezeichnung des Anmelders, der Zustelladresse und seines etwaigen Vertreters (Rechts- oder Patentanwalts) vorgesehen. In Zeile (5) ist das Markenzeichen einzutragen. Der vorgesehene Platz reicht für Wortmarken in der Regel aus. Andere Markenarten müssen gesondert als Anlage der Anmeldung beigelegt werden. Ist die Marke nicht schwarz-weiß sind die Farben in den Wörtern der Umgangssprache anzugeben. Die Zeile bringt Abbildung 11 – Marke Anmeldeformular Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 66 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 67 4. Kapitel: Markenrecht66 zum Ausdruck, dass die Darstellung der Marke dauerhaft fixiert werden muss. Nur wenn die Marke auch zukünftig reproduzierbar dargestellt wird, ist die Anmeldung wirksam. Da die Marke nach der Einreichung beim DPMA nicht mehr geändert werden kann, sollte der Anmelder darauf achten, diese genau in der Weise wieder zugeben, in der sie verwendet werden soll. Feld (8) ist für das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen vorgesehen. Diese werden in Klassen gemäß der sog. „Nizza-Klassifikation“14 eingeteilt (downloaden und anschauen!). Die Nizza-Klassifikation enthält für jede Klasse Oberbegriffe, die durch nähere Bezeichnungen konkretisiert werden sollten. Beispiel: Die Klasse 12 enthält zwei Oberbegriffe, nämlich „Fahrzeuge“ und „Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser“. Die nähere Bezeichnung der unter der Marke „Mercedes“ eingetragenen Waren lautet: „Explosionsmotoren, Verbrennungsmotoren, Dieselmotoren, Ölmotoren (für Landfahrzeuge), Motorlokomobilen, Motorlokomotiven, Traktoren, Zugwa gen, Dampfmotoren (für Landfahrzeuge), Dampf und andere Lokomobilen und Lokomotiven, Elektromotoren (für Landfahrzeuge), Motorteile und Armaturen, Fahrzeuge aller Art und deren Teile, Motorwagen, Fahrräder, Draisinen, Motor schlitten, Wasserfahrzeuge, Windvorrichtungen, Wagengestelle, Wagenkasten, Karosserien, Luftfahrzeuge, Flugapparate und Teile derselben, Propeller, Gestel le für Luftfahrzeuge und Flugapparate“. Praxis: Anmeldung der Warenklassen – Weit oder eng? Eine allgemeine, weite Formulierung zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen hat Vor- und Nachteile. Wählt der Markenanmelder einen Oberbegriff aus der Nizza-Klassifikation, schränkt er sich nicht so stark ein und kann mit seinem Produkt noch in nahe Bereiche expandieren (Produktdiversifikation). Damit erhöht er aber zugleich das Risiko, dass ein Mitbewerber auf Grund seiner älteren Marke der Eintragung widerspricht (siehe unten 4.5). Gleiches gilt, wenn der Anmelder sich für die Eintragung sehr vieler Warenklassen entscheidet. Auch hier steigt die Wahrscheinlichkeit eines Widerspruchs durch die Inhaber älterer Marken. Kommt es zu einem Widerspruch, kann die Warenklasse im nachhinein noch eingeschränkt werden, während eine nachträgliche Erweiterung der angemeldeten Waren- oder Dienstleistungsklassen bzw. -bezeichnungen nicht möglich ist. 14 Download unter: http://www.dpma.de/marke/formulare/index.html. Die Homepage des DPMA hält auch eine Suchmaschine für die Beschreibung von Waren und Dienstleistungen bereit: http://www.dpma.de/marke/anmeldung/erforderlicheangaben/ index.html#a10. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 66 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 67 4.1 Die Marke und ihre Entstehung 67 4.1.5 Das Markeneintragungsverfahren Aufgabe: Ferreo-Rocher Im Lehrbuch von F. R. Esch zur Markenführung findet sich im Kap. E. I. 2. das Bei spiel „Ferrero Rocher“ für das Branding Dreieck (Markenname, Markenzeichen, Produkt und Verpackungsgestaltung): Was können Sie als Marke anmelden? Sind ihre Anmeldungen eintragungsfähig oder stehen absolute Schutzhindernisse der Eintragung entgegen? Geht die Anmeldung dem DPMA zu, wird sie einem der Sachbearbeiter der jeweiligen Leitklasse zugewiesen. Dieser hat nach den §§ 36, 37 MarkenG die Anmeldung in formeller und materieller Hinsicht zu prüfen. 4.1.5.1 Formelle Prüfung Der Sachbearbeiter prüft gemäß § 36 MarkenG zuerst formell, ob die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Anmeldetages nach §§ 33 Abs. 1, 32 Abs. 2 MarkenG vorliegen. Dazu kontrolliert er, ob die anfallenden Gebühren bezahlt sind und ob das Anmeldeformular korrekt ausgefüllt wurde, insbesondere ob die Klassifizierung und Beschreibung der Waren und Dienstleistungen zutreffend sind. Der Anmeldetag bestimmt den Zeitrang der Marke nach § 6 Abs. 2 MarkenG. 4.1.5.2 Inhaltliche Prüfung In inhaltlicher (materieller) Hinsicht prüft der Sachbearbeiter gemäß § 37 MarkenG die sog. „absoluten Schutzhindernisse“ der §§ 3, 8, 10 MarkenG, wobei der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse des § 8 MarkenG in der Praxis mit weitem Abstand die wichtigste Bedeutung zukommt. a) Markenfähigkeit: § 3 MarkenG Die Marke wird als erstes nach § 3 MarkenG abstrakt auf Markenfähigkeit geprüft. Im Rahmen der Markenfähigkeit geht es nur darum, ob das angemeldete Zeichen überhaupt eine Marke sein kann. Grundlage für die Beurteilung bilden die Eintragungen in Zeile 5 und 6 des Antragsformulars. Speziell für dreidimensionale Zeichen gelten die Einschränkungen des § 3 Abs. 2 MarkenG, wonach solche Formen von der Eintragung ausgeschlossen sind, die allein durch die Art der Ware selbst bestimmt ist. Beispiel: Der Griff oder die Klinge sind notwendige Bestandteile eines Messers. Übliche Gestaltungen eines Messergriffs sind daher nicht eintragungsfähig. Es fehlt ihnen schon abstrakt an der nötigen Individualität (Unterscheidungskraft). Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 68 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 69 4. Kapitel: Markenrecht68 b) Entgegenstehen einer notorisch bekannten Marke: § 10 MarkenG Als zweites prüft das DPMA, ob das angemeldete Zeichen ein Plagiat einer notorisch bekannten Marke nach § 10 MarkenG ist. Beispiel: Wollte sich ein Anmelder die Marke „Persil“ für Waschmittel eintragen lassen, kann der Sachbearbeiter ohne weiteres erkennen, dass es eine solche Marke für diese Warenart schon gibt. Die Eintragung wäre von ihm daher ab zulehnen. Im Fall des § 10 MarkenG geht es also darum, die Fälle evidenter Markenplagiate herauszufiltern. Zu beachten ist aber, dass das DPMA nicht generell prüft, ob eine identische oder ähnliche Marke bereits existiert (siehe unten 4.1.5.5). c) Entgegenstehen absoluter Schutzhindernisse: § 8 Abs. 2 MarkenG Der Schwerpunkt der inhaltlichen Prüfung besteht in der Frage, ob der Anmeldung absolute Schutzhindernisse i. S. d. § 8 Abs. 2 MarkenG entgegenstehen. Von den in Abs. 2 aufgezählten absoluten Schutzhindernissen sind die wichtigsten: • Nr. 1: Das Merkmal der Unterscheidungskraft verlangt, dass der Kunde das Zeichen als Identifikationsmerkmal erkennen sowie das Produkt individualisieren und von anderen Produkten abgrenzen kann. Die Frage lautet: Kann der Abnehmer die Waren oder Dienstleistungen mit Hilfe des Markenzeichens einer betrieblichen Herkunft zuordnen? • Nr. 2: Das Freihaltebedürfnis schließt solche Zeichen von der Eintragung als Marke aus, welche beschreibend für die konkret angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sind. Die Frage lautet: Haben Mitbewerber ein berechtigtes Interesse daran, dass das Zeichen (insbesondere Wörter) nicht durch einen Markenschutz monopolisiert und damit von der freien Verwendung ausgeschlossen wird? Obwohl die Zielrichtungen der beiden Vorschriften nicht ganz gleich sind, überschneiden sich in der Praxis die beiden Eintragungshindernisse in den allermeisten Fällen.15 Für die Zwecke dieses Lehrbuchs reicht es daher aus, die Kriterien einheitlich darzustellen. 4.1.5.3 Prüfung der Unterscheidungskraft Die Prüfung, ob ein Zeichen eintragungsfähig ist, erfolgt in zwei Schritten: • Erstens muss das Zeichen von den Abnehmern überhaupt als Mittel zur Kennzeichnung der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen erkannt werden.16 Beispiel: Das Wortzeichen „hautactiv“ für Parfüm, Toilettenseifen, Mittel zur Körper und Schönheitspflege ist ein aus den Alltagsbegriffen „Haut“ und „ak tiv“ gebildetes Eigenschaftswort und wird vom Kunden nicht als Herkunftshin weis verstanden.17 Gleiches gilt für das Wortzeichen „marktfrisch“ für Lebens 15 Vgl. v. Gamm, in: Büscher/Dittmer/Schiwy (2011), § 8 MarkenG Rn. 15. 16 BGH, 27.04.2006 – I ZB 96/05, GRUR 2006, 850 Rn. 19 „Fußball WM 2006“. 17 BPatG, 06.02.1996 – 24 W (pat) 274/94, GRUR 1996, 489. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 68 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 69 4.1 Die Marke und ihre Entstehung 69 mittel.18 In den Begriffen „hot edition“ und „cool edition“ erkennt der Kunde nur eine die besondere Qualität der Waren anpreisende Werbeaussage, aber keinen betrieblichen Herkunftshinweis.19 • Zweitens sind all jene Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, deren Bedeutung sich in einem Hinweis auf die Art und Eigenschaften einer Ware oder Dienstleistung, deren Verwendungszweck oder Herstellung erschöpft. Die Beurteilung erfolgt immer auf der Grundlage der in der Anmeldung konkret genannten Waren oder Dienstleistungen. Beispiel: Unterscheidungskraft fehlt dem Wort „Christkindlesmarkt“ für Wa ren und Dienstleistungen, die typischerweise im Zusammenhang mit Weih nachtsmärkten erbracht werden;20 dem Zeichenbestandteil „Visage“ für Kosmetikartikel;21 dem Wortzeichen „Today“ für Produkte des täglichen Ge brauchs wie Haushaltswäsche, Zahnputzbecher, Rasierklingen etc.;22 dem Wort zeichen „Weiße Flotte“ für Transportwesen, Unterhaltung, Verpflegung und Beherbergung von Gästen.23 Als Hilfe für die Anmelder hat das DPMA Richtlinien veröffentlicht, die weiterführende Erläuterungen zur Prüfung der absoluten Schutzhindernisse enthält.24 Unterscheidungskraft ist bei gegeben, wenn Wortmarken das Zeichen wenigstens geringfügige lexikalische Abwei chungen von rein beschreibenden Wörtern der deutschen Umgangssprache aufweist, das Zeichen also sprachregel widrig gebildet ist und dadurch individuelle Merkmale aufweist. Gleiches gilt für die Verwendung von gebräuch lichen Wörtern einer bekannten Fremdsprache wie insbes. Englisch. Besteht die Wortmarke aus der Kombination gebräuchlicher Wörter der Umgangssprache muss die Neu schöpfung mehr sein als bloß eine Zusammenfügung von allgemeinverständlichen Wortbestandteilen.25 Beispiel: Das Wortzeichen „Baby dry“ für Wegwerfwin deln aus Papier oder Zellulose ist eine „lexikalische Erfin dung“ und damit eintragungsfähig.26 Werbeslogans sie kurz, originell und einprägsam sind.27 Beispiel: „Action in auction“ angemeldet für die „Durch führung von Auktionen und Versteigerungen“ ist trotz des beschreibenden Bestandteils „auction“ eintragungsfähig. 18 BGH, 01.03.2001 – I ZB 42/98, GRUR 2001, 1151. 19 BPatG, 02.10.2007 – 24 W (pat) 121/06 und 24 W (pat) 122/06. 20 BPatG, 05.07.2006 – 26 W (pat) 77/04, GRUR 2007, 61 „Christkindlesmarkt“. 21 BGH, 21.02.2008 – I ZB 24/05, GRUR 2008, 710 „Visage”. 22 BGH, 06.11.1997 – I ZB 17-95, NJW-RR 1998, 1261 „Today”. 23 BPatG, 30.05.2007 – 26 W (pat) 99/06. 24 Richtlinien für die Prüfung von Markenanmeldungen vom 15.12.2009, abrufbar unter: http://www.dpma.de/marke/formulare/index.html. 25 EuGH, 12.02.2004 – C-265/00, GRUR 2004, 680 „Biomild“. 26 EuGH, 20.09.2001 – C-383/99 P, GRUR Int. 2002, 47 „Baby-dry“. 27 BGH, 08.12.1999 – I ZB 2/97, GRUR 2000, 321 „Radio von hier“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 70 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 71 4. Kapitel: Markenrecht70 Unterscheidungskraft ist bei gegeben, wenn Zahlen und Buchstaben sie für die angemeldeten Waren keine Bedeutung haben. Beispiel: Die Zahl „1“ für Zigaretten ist eintragbar, da es sich weder um eine Mengenangabe handelt (eine Packung enthält ca. 18 Zigaretten) noch in anderer Weise beschrei bend für Zigaretten ist.28 Bildmarken es keine reine Warenabbildungen29 oder einfache geomet rische Formen30 sind. Dreidimensionale Marken sie merkliche oder erhebliche Unterschiede gegenüber branchenüblicher Formgestaltungen aufweisen.31 Wenn wir zu unserer Ausgangsaufgabe „Ferrero Rocher“ zurückkehren, seien exemplarisch folgende Möglichkeiten zur Anmeldung von Marken genannt:32 Es können die Wortmarken „Ferrero Rocher“, „Ferrero“ und „Rocher“ sowie der charakteristische Schriftzug als Wort-/Bildmarke angemeldet werden. Alle drei Markenanmeldungen haben ausreichend Unterscheidungskraft und sind daher eintragungsfähig. Rechtlich interessanter ist die Frage, ob auch die Form der Verpackung der einzelnen Pralinen, die Form der Praline selbst und die Verpackungsbox eine Marke sein können. Markenfähigkeit i. S. d. § 3 Abs. 1 MarkenG besteht für dreidimensionale Marken in jedem der drei Fälle. Fraglich ist aber, ob nach § 8 Abs. 2 MarkenG jeweils ausreichende Unterscheidungskraft vorhanden ist und ob ein Freihaltebedürfnis der Eintragung entgegensteht. • Im Fall von dreidimensionalen Formen fehlt es oftmals an der nötigen Unterscheidungskraft, weil die Abnehmer die Verpackung oder Produktgestaltung überhaupt nicht als Herkunftshinweis erkennen.33 Daher ist die Form einer 28 BGH, 18.04.2002 – I ZB 23/99, GRUR 2002, 970 „Zahl 1“. 29 BGH, 26.10.2000 – I ZB 3/98, GRUR 2001, 239 „Zahnpastastrang“. 30 BGH, 08.12.1999 – I ZB 25/97, GRUR 2000, 502 „St. Pauli Girl“. 31 EuGH, 12.02 2004 – C-218/01, GRUR 2004, 428 „Henkel“; BGH, 24.05.2007 – I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 „Fronthaube“; BGH, 24.05.2007 – I ZB 66/06, GRUR 2007, 973 „Rado- Uhr III“. 32 Weitere Markeneintragungen zu Ferrero Rocher können Sie im Register des DPMA abrufen. Machen Sie das! 33 EuGH, 07.10.2004 – C-136/02 P, GRUR 2005, 135 „Maglite“; EuGH, 12.01.2006 – C-173/04 P, GRUR 2006, 233 „Standbeutel“; EuGH, 25.10.2007 – C-238/06 P, GRUR 2008, 339 „Form einer Plastikflasche“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 70 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 71 4.1 Die Marke und ihre Entstehung 71 Ware oder Verpackung nur dann ausreichend unterscheidungskräftig, wenn sie von den üblichen Grundformen der Produkte erheblich abweicht, so dass die Abweichungen von den Abnehmern „auf den ersten Blick“ erkannt werden. Die Prüfung umfasst daher in einem ersten Schritt die Suche nach besonderen, individuellen Elementen der Formgebung und in einem zweiten Schritt ist zu fragen, ob die gefundenen charakteristischen Elemente von den Abnehmern nur als funktionell oder ästhetisch wahrgenommen werden oder ob darin auch ein Herkunftshinweis erkannt wird. • Im Rahmen des Freihaltebedürfnisses ist zu fragen, ob für andere Hersteller solcher Waren ausreichend Ausweichmöglichkeiten vorhanden sind, ihre Produkte zu gestalten oder zu verpacken. Für die Verpackung der Einzelpraline mit goldfarbenem Stanniolpapier, „geknüllter“ Oberflächengestaltung und Einsetzen in ein „Schiffchen“ aus braungoldenem plissiertem Papier hat die Rechtsprechung entschieden, dass Unterscheidungskraft gegeben ist und auch kein Freihaltebedürfnis entgegensteht.34 Für die Form der Praline selbst wurde dagegen angenommen, dass sowohl die Unterscheidungskraft fehlt, als auch ein Freihaltbedürfnis besteht.35 Allerdings sei die Praline selbst als Formmarke deswegen eintragbar, weil sie gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG sich im Verkehr durchgesetzt habe (siehe 4.1.5.4). Praxis: Herstellung notwendiger Unterscheidungskraft Fehlt einer Marke die Unterscheidungskraft, kann das durch das Hinzufügen charakteristischer Elemente geändert werden. Dazu müssen individualisierende Bestandteile eingefügt werden. Einfache graphische Gestaltungen, Verzierungen oder andere blickfangartige Hervorhebungsmittel reichen jedoch nicht aus, um die Unterscheidungskraft im Sinne einer betrieblichen Herkunftsbezeichnung zu begründen. 4.1.5.4 Verkehrsdurchsetzung: § 8 Abs. 3 MarkenG Zeichen, die wegen fehlender Unterscheidungskraft oder einem Freihaltebedürfnis von der Eintragung ausgeschlossen sind, können nach § 8 Abs. 3 MarkenG trotzdem Markenschutz erlangen, wenn sich das Zeichen „in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat“ (Verkehrsdurchsetzung). Der dafür erforderliche Bekanntheitsgrad ist wesentlich höher als die für Benutzungsmarken nötige Verkehrsgeltung gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG (siehe 4.1.3.2). Die Rechtsprechung verlangt, dass mindestens 50 % der angesprochenen Abnehmer in dem Zeichen einen Herkunftshinweis erkennen.36 Der Grad der erforderlichen Bekanntheit hängt zudem von weiteren Umständen ab: 34 OLG Karlsruhe, 28.09.1988 – 6 U 139/88, GRUR 1989, 271 „Pralinenumhüllung“. 35 BGH, 09.07.2009 – I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 „ROCHER-Kugel“. 36 OLG Hamburg, 13.06.2002 – 3 U 293/01, GRUR-RR 2002, 356 „Marzipanherzen“; BGH, 04.09.2003 – I ZR 23/01, GRUR 2004, 151 „Farbmarkenverletzung I“; BGH, 19.01.2006 – I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 „LOTTO“; BGH, 20.09.2007 – I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 72 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 73 4. Kapitel: Markenrecht72 Beispiel: Die Windsurfing Chiemsee Produktions und Vertriebs GmbH (WSC) vertreibt sportliche Modekleidung und Schuhe sowie weitere Sportartikel un ter der Bezeichnung „Chiemsee“. Das DPMA hat eine Eintragung des Zeichens abgelehnt, weil das Zeichen „Chiemsee“ der geographischen Herkunft dienen kann und daher absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einer Eintragung entgegenstehen. WSC konnte daher gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG nur dann ein Markenrecht erlangen, wenn das Zeichen sich „innerhalb der betei ligten Verkehrskreise durchgesetzt“ hat. Nach der Rechtsprechung des EuGH kommt es auf folgende Punkte an:37 „Dabei ist insbesondere der spezifische Charakter der betreffenden geographischen Bezeichnung zu berücksichtigen. Eine sehr bekannte geographische Bezeichnung kann nämlich nur dann Unter scheidungskraft … erlangen, wenn eine lange und intensive Benutzung der Marke durch das Unternehmen vorliegt, das die Eintragung beantragt. Bei der Beurteilung … können auch der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Inten sität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke, der Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie Erklärungen von Industrie und Handels kammern oder von anderen Berufsverbänden berücksichtigt werden. … Jedoch können die Umstände, unter denen diese Voraussetzung als erfüllt angesehen werden kann, nicht nur aufgrund von generellen und abstrakten Angaben, wie z. B. bestimmten Prozentsätzen, festgestellt werden.“ Hat das Zeichen Verkehrsdurchsetzung erlangt, kann beim DPMA Antrag auf Eintragung in das Register gestellt werden.38 Um gegenüber dem DPMA oder den Gerichten eine Verkehrsdurchsetzung nachweisen zu können, bedarf es demoskopischer Umfragen (siehe 4.1.3.2). 4.1.5.5 Keine Prüfung relativer Schutzhindernisse Das DPMA prüft im Eintragungsverfahren grundsätzlich39 nicht, ob bereits ältere, identische oder ähnliche Marken im Register eingetragen sind. Ist dies der Fall, entsteht durch die Anmeldung eine Markenkollision mit nachteiligen Folgen für den Anmelder (siehe 4.3). Daher muss der Anmelder selbst die Prüfung der sog. „relativen Schutzhindernisse“ nach §§ 9, 12, 13 MarkenG vornehmen. Durch Recherche40 ist zu überprüfen, ob eine identische oder ähnliche Marke bereits eingetragen ist oder ob eine identische oder ähnliche Benutzungsmarke gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG existiert. „Kinder II“ Rn. 33; BGH, GRUR, 09.07.2009 – I ZB 88/07, 2010, 138 „ROCHER-Kugel“ Rn. 36 ff. 37 EuGH, 04.05.1999 – C 108/97, GRUR 1999, 723 „Windsurfing Chiemsee“. 38 Musterantrag bei Hoffmann/Kleespies/Adler (2008), Rn. 206 ff. 39 Die Ausnahme bildet § 10 MarkenG (siehe 4.1.5.2). 40 Das DPMA und die Patentinformationszentren haben öffentlich zugängliche Recherchesäle, in denen nach eingetragenen und angemeldeten nationalen, europäischen und IR-Marken mit Schutzwirkung in Deutschland unentgeltlich recherchiert werden kann. Im Internet stellt das DPMA unter DPMAregister eine Datenbank und die elektronische Version des Markenblattes zur Verfügung. Zusätzlich können Namensrecherchen in Internet-Suchmaschinen, Telefonverzeichnissen, Titelschutzanzeigern und Produktverzeichnissen durchgeführt werden. Daneben gibt es gewerbliche Informationsdienstleister, die umfassende Markenrecherchen entgeltlich anbieten. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 72 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 73 4.1 Die Marke und ihre Entstehung 73 4.1.5.6 Abschluss des Verfahrens Ist die Anmeldung ordnungsgemäß erfolgt und bestehen keine absoluten Schutzhindernisse, endet das Eintragungsverfahren mit der Übergabe einer Eintragungsurkunde an den Markenanmelder (§ 19 MarkenVO) und einer Ver- öffentlichung im sog. „Markenblatt“ gemäß § 41 MarkenG. Checkliste: Aufbauschema für die Markenanmeldung Prüfung der Markenanmeldung durch Sacharbeiter vom DPMA nach §§ 36, 37 MarkenG 1. Formelle Voraussetzungen: Ordnungsgemäße Anmeldung mit dem Anmeldeformular des DPMA a) Vollständige und korrekte Angaben zum Anmelder b) Angaben zur Marke und Markenart c) Angabe der Waren-/Dienstleistungsklassen nach der Nizza-Klassifikation d) Gebührenzahlung 2. Materielle Voraussetzungen (sog. „absolute Schutzhindernisse“) a) Markenfähigkeit nach § 3 MarkenG b) Entgegenstehen einer notorisch bekannten Marke: § 10 MarkenG c) Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG Abbildung 12 – Markenurkunde Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 74 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 75 4. Kapitel: Markenrecht74 4.2 Die Verteidigung der Marke im Überblick Aufgabe: Spedition Intertrans 1. Nachdem die Spedition „Intertrans“ erfolgreich eine Marke für Gütertrans porte angemeldet hat, ist deren Geschäftsführer der Ansicht, dass nunmehr das DPMA für den Schutz der Marke sorgt. Zu Recht? 2. Intertrans stellt fest, dass eine andere Spedition unter der Bezeichnung „In tertransit“ Güterbeförderung anbietet. Kann Intertrans dagegen vorgehen? Wie sieht es aus mit den Speditionen „Eurotrans“ und „Interalpin“? 3. Intertrans hat die Marke in der Klasse 39 für „Transportwesen“ angemeldet. Tatsächlich betreibt Intertrans aber nur Güterbeförderung und Lagerung von Gütern. Das Geschäftsfeld des Unternehmens „Intertransit“ ist Personenbeförde rung. Trotzdem will Intertrans gegen Intertransit vorgehen, weil von der Eintra gung „Transportwesen“ auch die Personenbeförderung umfasst sei. Intertransit verweist darauf, dass Intertrans doch gar keine Personenbeförderung betreibe. Wird eine Klage von Intertrans Erfolg haben? 4.2.1 Überblick über die Rechte aus einer Marke Die Marke gewährt ihrem Inhaber nach § 14 Abs. 1 MarkenG ein ausschließliches Recht zur exklusiven Nutzung. Dieses ausschließliche Recht beinhaltet eine Reihe von unterschiedlichen Ansprüchen (siehe 4.2.1.1). Wie allgemein im Privatrecht ist es Sache des Rechteinhabers, deren Geltendmachung und Durchsetzung selbst in die Hand zu nehmen. Für das DPMA ist nach der Registrierung der Marke der Vorgang abgeschlossen. Das Markenrecht verlangt vom Markeninhaber eine aktive Verteidigung seiner Marke.41 Im Normalfall nutzt der Markeninhaber die Marke zu eigenen Zwecken, indem er damit seine Waren und Dienstleistungen kennzeichnet und Werbung dafür betreibt oder indem er nach § 30 MarkenG Lizenzen an Dritte vergibt.42 Letzteres geschieht insbesondere im Bereich des Vertriebs, um Absatzmittlern die Nutzung der Marke zu ermöglichen. Praxis: Auszug aus einem Vertragshändlervertrag § 1 Vertriebsverhältnisse (1) Die Herstellerin überträgt der Vertragshändlerin mit Wirkung vom … den Vertrieb der in – Anlage 1 – bezeichneten Erzeugnisse (Vertragserzeugnisse). 41 Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Kennzeichnungskraft (der Schutzumfang) der Marke geschwächt wird (siehe 4.3.6.4) oder Verwirkung gemäß § 21 MarkenG droht (siehe 4.4.1). 42 Musterverträge für Markenlizenzvereinbarungen: Hoffmann/Kleespies/Adler (2008), Teil 2. 4.2 Die Verteidigung der Marke im Überblick Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 74 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 75 4.2 Die Verteidigung der Marke im Überblick 75 (2) Die Vertragshändlerin kauft und verkauft im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Zur rechtsgeschäftlichen Vertretung der Herstellerin ist die Vertragshändlerin nicht berechtigt. … § 10 Kennzeichenrechte Die Vertragshändlerin ist berechtigt, sich während der Laufzeit dieses Vertrages als „…-Händlerin“ zu bezeichnen und beim Vertrieb der Vertragserzeugnisse die Marken der Herstellerin zu benutzen. 4.2.1.1 Überblick über die einzelnen Rechte Marken als Identifikations- und Herkunftszeichen werden in ihrer Funktion beeinträchtigt, wenn andere Personen dasselbe oder ähnliche Zeichen zur Kennzeichnung derselben oder ähnlicher Waren oder Dienstleistungen verwenden. Denn das kann dazu führen, dass die Abnehmer bzw. Verbraucher (sog. „Verkehrskreise“) über den Ursprung der Waren oder Dienstleistungen falsche Vorstellungen entwickeln. Zum Schutz der Marke gegen eine unberechtigte Benutzung durch Dritte hat der Markeninhaber folgende Möglichkeiten: Zivilrechtliche Klage Widerspruch und Löschungsklage Zollbeschlagnahme Straftatbestand G es et zl ic h e G ru n d la g e §§ 14 – 19 MarkenG • Unterlassung und Beseiti gung • Schadenser satz • Vernichtung • Auskunft • Widerspruch: §§ 42, 43 MarkenG • Löschungs klage: § 55 MarkenG Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 und nachrangig § 146 MarkenG §§ 143, 145 MarkenG Zu st än d ig ke it Eingangsgericht: Landgerichte gemäß § 140 MarkenG43 • Widerspruch: DPMA • Löschungkla ge: Landge richte § 140 MarkenG Zoll44 Staatsanwalt schaft In h al t Die Klage ist gerichtet gegen die Benutzung eines identi schen oder ähn lichen Zeichens auf dem Markt durch Dritte. Das Vorgehen ist gerichtet auf Löschung einer identischen oder ähnlichen Marke im Register des DPMA. Das Vorgehen ist gerichtet auf die Beschlag nahme von Wa ren in den Fällen von Marken und Produkt piraterie. Die Strafanzeige dient der Un terstützung der zivilrechtlichen Ansprüche aus § 14 MarkenG. 43 Alle Bundesländer haben gemäß § 140 Abs. 2 MarkenG durch Verordnung die Zuständigkeit von Markenstreitigkeiten auf bestimmte Landgerichte konzentriert. Eine Übersicht ist abrufbar auf www.grur.de unter der Rubrik „Links“. 44 Zur Grenzbeschlagnahme siehe 4.6.3. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 76 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 77 4. Kapitel: Markenrecht76 4.2.1.2 Abgrenzungen Abzugrenzen ist die zivilrechtliche Klage nach § 14 MarkenG vom Widerspruch und der Löschungsklage. • Die zivilrechtliche Klage richtet sich gegen die tatsächliche Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen anderen („Dritten“) auf dem Markt, insbesondere das Anbringen solcher Zeichen auf dessen Produkten. Es ist dabei völlig unerheblich, ob der Gegner/Beklagte ebenfalls ein (jüngeres) Markenrecht hat oder nicht. Die Klage dient dazu, das Waren- und Dienstleistungsangebot des Gegners aktuell (Beseitigungsanspruch) und für die Zukunft (Unterlassungsanspruch) aus dem Verkehr zu ziehen. Eine erfolgreiche Klage führt aber grundsätzlich nicht dazu, dass der Beklagte eine registrierte Marke beim DPMA löschen lassen müsste.45 Zu diesem Zweck muss der Markeninhaber einen Widerspruch oder eine Löschungsklage erheben. Erst dadurch kann der Dritte gezwungen werden, seine Marke löschen zu lassen. Beides kann parallel geschehen. • Der Widerspruch ist die schnellere, einfachere und kostengünstigere Möglichkeit (siehe 4.5.1). Er muss nach § 42 Abs. 3 MarkenG innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Markeneintragung im Markenblatt vom Inhaber der prioritätsälteren Marke beim DPMA erhoben werden. Der Widerspruch wird allein auf der Grundlage des sich aus dem Register zu entnehmenden Sachverhalts beurteilt. Ein erfolgsreiches Markenmanagement wird daher darauf achten, neu angemeldete Marken laufend auf mögliche Kollisionen mit der eigenen Marke zu überprüfen. • Für die Erhebung einer Löschungsklage gemäß §§ 55, 51 MarkenG gibt es keine Frist. Es handelt sich um ein gerichtliches Verfahren, bei dem der Sachverhalt nicht nur auf Grund der Registereintragungen, sondern auch anhand aller sonstigen relevanten Umstände beurteilt wird (siehe 4.5.2). 4.2.2 Der Grundsatz der Priorität (Zeitrang) Gemeinsame Voraussetzung für alle geltend gemachten Rechte aus einer Marke ist, dass der Markeninhaber/Kläger sich auf ein älteres Recht berufen kann. Im Markenrecht gilt der Grundsatz der Priorität: Im Kollisionsfall setzt sich das ältere Recht gegen das jüngere Recht durch. Welchen Zeitrang eine Marke hat, bestimmt § 6 MarkenG. Erste Aufgabe vor jeder Markenrechtsauseinandersetzung ist daher die Recherche über den Zeitrang der eigenen und – sofern eingetragen – der gegnerischen Marke. 4.2.2.1 Bestimmung des Zeitrangs bei registrierten Marken Einfach ist die Bestimmung des Zeitrangs bei registrierten Marken. Gemäß § 6 Abs. 2 MarkenG ist das der Anmeldetag, den § 33 MarkenG als den Tag des 45 Allerdings begründet die Anmeldung einer kollidierenden jüngeren Marke eine sog. „Erstbegehungsgefahr“, gegen die ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 5 MarkenG geltend gemacht werden kann (siehe 4.3.1). Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 76 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 77 4.2 Die Verteidigung der Marke im Überblick 77 Eingangs der Anmeldung beim DPMA definiert. Daher wird jeder Antrag auf Eintragung einer Marke beim DPMA mit einem Eingangsdatum und einem Aktenzeichen versehen, dem Anmelder eine Eingangsnachricht zugesandt und die Anmeldung gemäß § 23 MarkenVO im elektronischen System DPMAregister und im Markenblatt veröffentlicht. Ausnahmsweise kann auch ein Zeitrang vor dem Anmeldetag in Anspruch genommen werden, wenn der Anmelder zuvor im Ausland eine Marke angemeldet hat (§ 34 MarkenG, siehe 4.6.2.2) oder ein mit der Marke versehenes Produkt nicht mehr als sechs Monate vor der Anmeldung auf einer Messe oder Ausstellung präsentiert hat (§ 35 MarkenG). Praxis: Umfassende Markenrecherche Im Rahmen von Markenstreitigkeiten kann die Situation eintreten, dass die gegnerische Marke ältere Priorität aufweist und zugunsten dieser Marke auch die sonstigen Voraussetzungen für eine Markenverletzungsklage nach § 14 MarkenG oder für einen Widerspruch nach § 42 MarkenG mit hinreichender Gewißheit vorliegen. Dann scheint es so zu sein, dass weitere Auseinandersetzungen sinnlos sind. In solchen Fällen kann es mitunter hilfreich sein, nach Marken zu recherchieren, die noch älter als die gegnerische Marke sind. Besteht zwischen diesen Marken wiederum Verwechslungsgefahr, kann dies die eigene (Verhandlungs-)Position stärken, da auch die gegnerische Marke gefährdet ist. 4.2.2.2 Bestimmung des Zeitrangs bei Benutzungsmarken Problematisch ist die Bestimmung der Priorität bei Benutzungsmarken (§ 4 Nr. 2 MarkenG). Solche Marken entstehen erst, wenn sie Verkehrsgeltung erlangt haben (siehe 4.1.3.2). Konsequenterweise kommt es nach § 6 Abs. 3 MarkenG darauf an, zu welchem Zeitpunkt dies passiert. In der Praxis hat das Risiken in zweierlei Hinsicht zur Folge: • Zum einen bestimmt sich das Maß an Bekanntheit, das eine Marke zum Erwerb der Verkehrsgeltung benötigt, nicht allein am prozentualen Grad der Bekanntheit,46 sondern auch am Grad der Unterscheidungskraft des Zeichens. Während die Rechtsprechung für ein hinreichend originelles und unterscheidungskräftiges Zeichen eine Verkehrsbekanntheit von ca. 20 – 25 % ausreichen lässt,47 verlangt sie für wenig originelle und daher unterscheidungsschwache Zeichen eine Bekanntheit von 50 % und mehr.48 • Zum anderen besteht die Schwierigkeit darin, den Zeitpunkt, zu dem das Zeichen Verkehrsgeltung erlangt hat, zu bestimmen. Beides kann oftmals nur durch kostspielige Umfragen ermittelt werden.49 46 EuGH, 04.05.1999 – C 108/97, GRUR 1999, 723 „Windsurfing Chiemsee“. 47 Vgl. Ingerl/Rohnke (2010), § 4 Rn. 21 ff. 48 BGH, 20.03.1997 – I ZR 246/94, GRUR 1997, 754 „grau/magenta“. 49 Dazu Hoffmann/Kleespies/Adler (2008), Rn. 206 ff. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 78 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 79 4. Kapitel: Markenrecht78 4.2.3 Überblick über die zivilrechtlichen Ansprüche 4.2.3.1 Unterlassung, Schadensersatz und Vernichtung Die Anspruchsgrundlagen auf Unterlassung und Beseitigung sowie Schadensersatz enthalten die Abs. 5 und 6 des § 14 MarkenG. Danach ist ein Anspruch gegeben, wenn der Dritte (der Beklagte) „ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt“. Abs. 2 enthält drei unterschiedliche Verletzungstatbestände und deren einzelne Voraussetzungen. Die Abs. 3 und 4 bestimmen den Begriff der (unerlaubten) Benutzungshandlung durch den Dritten (Beklagten). Hinzu kommt nach § 18 MarkenG ein Anspruch auf Vernichtung der unzulässig gekennzeichneten Ware. 4.2.3.2 Auskunftsansprüche Der Markeninhaber weiß in der Praxis oft nicht, in welcher Menge Waren vom Gegner (Markenverletzer) bereits auf den Markt gebracht wurden und über welche Vertriebskanäle die Waren beschafft bzw. abgesetzt werden. Das Gesetz gewährt dem Markeninhaber daher Ansprüche auf Auskunft. Dabei ist zwischen dem unselbständigen und dem selbständigen Auskunftsanspruch zu unterscheiden. • Der unselbständige Auskunftsanspruch des Markeninhabers gegen den Markenverletzer ergibt sich aus § 242 BGB.50 Er dient vor allem der Vorbereitung und Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs aus § 14 Abs. 6 MarkenG, da dem Markeninhaber häufig die nötigen Informationen zur Berechnung des Schadens fehlen. Der Markeninhaber kann Auskunft über solche Tatsachen verlangen, die er nicht kennen kann und über die der Markenverletzer ohne weiteres Auskunft geben kann. Dazu zählen insbesondere Auskünfte über Liefermengen und Lieferpreise, die erzielten Umsätze und den Umfang der Werbemaßnahmen. • Daneben hat der Markeninhaber nach § 19 MarkenG einen selbständigen Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der unzulässig gekennzeichneten Ware. Dieser Auskunftsanspruch gibt dem Markeninhaber die nötigen Informationen, um gegen weitere Markenverletzer in der Vertriebskette vorgehen zu können. Praxis: Klageanträge einer Markenverletzungsklage An das Landgericht Mannheim*… I. Die Beklagten** werden verurteilt, es bei Meidung der gesetzlichen Ordnungsmittel, die im Hinblick auf die Beklagte zu 1*** an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken sind, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr mit Schuhen das Zeichen … zu benutzen, insbesondere, dieses Zeichen auf Schuhen, ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, 50 BGH, 14.01.1977 – I ZR 170/75, GRUR 1977, 491 „ALLSTAR“; BGH, 24.03.1994 – I ZR 42/93, GRUR 1994, 630 „Cartier-Armreif“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 78 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 79 4.3 Der Anspruch des Markeninhabers aus § 14 MarkenG 79 unter diesem Zeichen Schuhe anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu besitzen, unter diesem Zeichen Schuhe einzuführen oder auszuführen oder das Zeichen im Geschäftsverkehr oder in der Werbung für Schuhe zu benutzen. II. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin Auskunft über die Umsätze zu erteilen, die mit nach Antrag I gekennzeichneten Waren erzielt wurden, sowie über den Umfang und die Art der getätigten Werbung, jeweils aufgegliedert nach Kalendervierteljahren und Bundesländern. III. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin Auskunft über Namen und Anschrift des Herstellers, des Lieferanten und anderer Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer oder des Auftraggebers, sowie die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Gegenstände gemäß Antrag I zu erteilen. IV. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den in Antrag I beschriebenen Handlungen bereits entstanden ist oder künftig noch entstehen wird. V. Die Beklagten werden verurteilt, die in ihrem Besitz befindlichen Gegenstände, die mit dem Zeichen … gekennzeichnet sind, insbesondere Schuhe, Etiketten, Verpackungen und Kataloge, zu vernichten. … * Zuständigkeit nach § 140 MarkenG: In den Bundesländern sind Markenstreitigkeiten besonderen Landgerichten zugewiesen. ** Im Muster sind die Beklagten die GmbH und ihr Geschäftsführer. *** Gibt es mehrere beklagte Personen, werden diese im Prozess durchnumeriert. Die „Beklagte zu 1“ ist im Muster die GmbH, die „Beklagte zu 2“ deren Geschäftsführer. 4.3 Der Anspruch des Markeninhabers aus § 14  MarkenG 4.3.1 Überblick Es gibt allgemeine Voraussetzungen für die Geltendmachung eines Anspruchs aus dem Markenrecht, die in jedem Fall vorliegen müssen. Jeweils besondere Vor aussetzungen verlangen die Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz. Ein Anspruch nach § 14 MarkenG setzt allgemein • ein älteres Markenrecht des Klägers (4.3.2), • die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch den Dritten/ Beklagten (4.3.3) sowie • das Vorliegen eines Verletzungstatbestands (4.3.4) voraus (§ 14 Abs. 2 MarkenG lesen!).51 51 Vgl. Fezer, WRP 2011, 387. 4.3 Der Anspruch des Markeninhabers aus § 14 MarkenG Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 80 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 81 4. Kapitel: Markenrecht80 Mit dem Anspruch auf Unterlassung (§ 14 Abs. 5 MarkenG) will der Kläger ein bestimmtes zukünftiges Verhalten des Beklagten/Dritten unterbinden. Das ist immer nur dann gerechtfertigt, wenn zu befürchten ist, dass der Beklagte sein Verhalten wiederholt. Daher verlangt ein Unterlassungsanspruch das Bestehen einer sog. „Wiederholungs- oder einer Erstbegehungsgefahr“. • Hat der Beklagte das Markenrecht des Klägers bereits einmal verletzt, muss man davon ausgehen, dass er dies wieder tut. Die Rechtsprechung unterstellt („vermutet“) in diesem Fall, dass eine Wiederholungsgefahr besteht.52 • Der Markeninhaber muss aber nicht erst eine Markenverletzung abwarten, um seinen Unterlassungsanspruch geltend machen zu können. Besteht die unmittelbar drohende Gefahr einer Verletzung seines Markenrechts, die sich anhand konkreter Umstände nachweisen lässt (Erstbegehungsgefahr), kann er einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch geltend machen.53 Beispiel: Die Anmeldung einer Marke beim DPMA begründet für den Inhaber einer älteren Marke eine Erstbegehungsgefahr.54 Macht der Kläger einen Anspruch auf Schadensersatz nach § 14 Abs. 6 MarkenG geltend, muss neben den allgemeinen Voraussetzungen noch ein Verschulden des Beklagten vorliegen, das einen Schaden beim Markeninhaber verursacht hat. 4.3.2 Voraussetzungen hinsichtlich des Klägers 4.3.2.1 Das Markenrecht des Klägers Einen Anspruch auf Unterlassung nach § 14 Abs. 5 MarkenG hat nur der „Inhaber der Marke“. Welche Personen Markeninhaber sein können, regelt § 7 MarkenG. Das Markenrecht ergibt sich für einfache Marken aus § 4 MarkenG, für eine Kollektivmarke aus §§ 97 ff. MarkenG oder für eine internationale Marke, die für Deutschland Schutz genießt (zur IR-Marke näher unten 4.6.2), aus §§ 107 ff. MarkenG. Im Falle registrierter Marken, insbesondere nach § 4 Nr. 1 MarkenG, ist das Gericht an die Eintragungsentscheidung des DPMA gebunden. Es prüft daher weder die Markenfähigkeit des Zeichens (§ 3 MarkenG), noch die Eigenschaft des Klägers als Markeninhaber (§ 7 MarkenG), das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse (§ 8 MarkenG) oder das Entgegenstehen von Marken mit notorischer Bekanntheit (§ 10 MarkenG). Beruft sich der Kläger dagegen auf eine Marke kraft Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG überprüft das Gericht auch das Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 3, 7, 8 MarkenG, also insbesondere die Frage nach den absoluten Schutzhindernissen. Im Regelfall ist im Markenprozess der Kläger auch der Markeninhaber. Ein Markenlizenznehmer kann gemäß § 30 Abs. 3 MarkenG nur mit Zustimmung 52 BGH, 19.01.2006 – I ZR 217/03, GRUR 2006, 433 Rn. 22 „Unbegründete Abnehmerverwarnung“. 53 BGH 17.03.1994 – I ZR 304/91, GRUR 1994, 530 „Beta“. 54 Vgl. Ingerl/Rohnke (2010), Vorbemerkungen zu §§ 14 – 19 Rn. 103 ff. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 80 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 81 4.3 Der Anspruch des Markeninhabers aus § 14 MarkenG 81 des Markeninhabers Ansprüche gegen Dritte geltend machen.55 Hinsichtlich der Berechtigung enthält § 28 Abs. 1 MarkenG die Vermutung, dass der im Register Eingetragene der Markeninhaber ist. Um Abweichungen zwischen der tatsächlichen Inhaberschaft an der Marke und dem Registereintrag zu vermeiden,56 ist bei einer Übertragung der Marke immer daran zu denken, das DPMA über den neuen Markeninhaber zu informieren.57 4.3.2.2 Zeitliche und räumliche Geltung des Markenrechts Das Markenrecht einer registrierten Marke ist nach § 47 Abs. 1 MarkenG zeitlich zunächst auf zehn Jahre begrenzt. Die Schutzdauer kann danach gemäß § 47 Abs. 2 – 5 MarkenG für jeweils zehn Jahre unbegrenzt verlängert werden. Unterlässt es der Markeninhaber aber, rechtzeitig die Verlängerung der Schutzdauer zu beantragen,58 wird die Marke nach § 47 Abs. 6 MarkenG gelöscht. Es ist daher Sache des Markeninhabers, sein Markenmanagement entsprechend zu organisieren. Die Rechte aus einer deutschen Marke sind – wie andere Immaterialgüterrechte auch – auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland begrenzt. Es gilt das Territorialitätsprinzip. § 14 MarkenG gibt nur Ansprüche gegen Markenverletzungen in Deutschland. Um gegen Markenverletzungen in anderen Ländern vorgehen zu können, sind eine europäische Gemeinschaftsmarke und/oder eine internationale Marke erforderlich (siehe 4.6). 4.3.2.3 Priorität § 14 Abs. 2 MarkenG spricht davon, dass der Dritte „ein Zeichen“ benutzt. Man kann zwischen zwei Konstellationen unterscheiden: • Ist das Zeichen des Beklagten markenrechtlich geschützt, kommt es wegen des Prioritätsgrundsatzes darauf an, ob die Klägermarke älter ist als das Markenrecht des Beklagten (siehe 4.2.2). • Hat der Beklagte kein Markenrecht, kommt es auf die Prioritätslage nicht an, auch wenn der Beklagte sein Zeichen schon vor der Entstehung der Klägermarke benutzt haben sollte.59 4.3.3 Voraussetzungen hinsichtlich des Beklagten Nach § 14 Abs. 2 MarkenG setzt der Anspruch des Markeninhabers voraus, dass • ein „Dritter“ • die Marke „benutzt“, 55 BGH, 30.04.1998 – I ZR 268, GRUR 1999, 161 „MAC Doc“. 56 BGH, 22.01.1998 – I ZR 113/95, GRUR 1998, 699 „SAM“; BGH, 19.04.2001 – I ZR 238/98, GRUR 2002, 190 „Die Profis“. 57 Dazu stellt das DPMA auf der Homepage ein Formular zur Verfügung, um den Rechts- übergang anzuzeigen. 58 Das entsprechende Formular findet sich auf der Homepage des DPMA unter: http://www.dpma.de/marke/formulare/index.html. 59 BGH, 10.08.2000 – I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032 „EQUI“; BGH, 24.01.2002 – I ZR 156/99, GRUR 2002, 544 „Bank 24“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 82 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 83 4. Kapitel: Markenrecht82 • dies „im geschäftlichen Verkehr“ • und „ohne Zustimmung des Inhabers“ der Marke geschieht. 4.3.3.1 Dritter (Beklagter) Der Anspruch des Markeninhabers richtet sich gemäß § 14 Abs. 2 MarkenG gegen einen „Dritten“. Das ist in der Regel die Person, welche die Markenverletzung selbst vornimmt, z. B. das Unternehmen, das Waren herstellt und in den Verkehr bringt, die mit einem mit der Klägermarke identischen oder einem ihr ähnlichen Zeichen gekennzeichnet sind. Die Unternehmen haften für das Handeln von Vorstand bzw. Geschäftsführung (nach § 31 BGB) oder ihrer Mitarbeiter (nach § 14 Abs. 7 MarkenG). Vertiefung: Haftung von Plattformbetreibern im Internet Dritter kann auch jemand sein, der selbst gar keine Markenverletzung begeht oder wissentlich daran teilnimmt, dazu aber in irgendeiner Weise einen Beitrag leistet.60 Gegen solche sog. „Störer“ hat der Markeninhaber einen Anspruch auf Unterlassung nach § 1004 BGB i. V. m. § 14 Abs. 5 MarkenG. Die Störerhaftung bei Markenverletzungen spielt insbesondere im Internet eine Rolle. Plattformbetreiber, wie z. B. eBay, können zum Störer werden und damit Unterlassungsansprüchen ausgesetzt sein, wenn Nutzer Angebote über gefälsch te Markenwaren einstellen.* Der Anspruch des Markeninhabers auf Unterlassung ist begründet, wenn der Stö rer die Möglichkeit zur Verhinderung der Markenverletzung hat und unter Verlet zung seiner Prüfpflicht nichts dagegen unternimmt.61 Entscheidend für die Praxis ist die nähere Bestimmung, was genau der Inhalt der Prüfpflichten ist. Dafür gibt es keine allgemeinen Regeln. Es kommt vielmehr darauf an, inwieweit nach den jeweiligen Umständen eine Prüfung zumutbar ist.62 Für Internet Auktionshäuser bedeutet das, dass bei einem konkreten Hinweis auf Rechtsverletzungen das An gebot gesperrt werden muss und zusätzlich Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen sind, um weitere Rechtsverletzungen dieser Art zu unterbinden.63 * Die Haftungserleichterungen für Internetprovider und Internetplattformen der §§ 8 – 10 TMG gelten gemäß § 7 Abs. 2 TMG nicht für Unterlassungsansprüche. 60 BGH, 17.05.2001 – I ZR 251/99, GRUR 2001, 1038 „DENIC“; BGH, 18.10.2001 – I ZR 22/99, GRUR 2002, 618 „Meißner Dekor“. 61 BGH, 11.03.2004 – I ZR 304/01,GRUR 2004, 860 „Internetversteigerung I“; BGH, 19.04.2007 – I ZR 35/04, GRUR 2007, 708 „Internetversteigerung II“; BGH, 30.04.2008 – I ZR 73/05, GRUR 2008, 702 „Internetversteigerung III“. 62 BGH, 11.03.2004 – I ZR 304/01,GRUR 2004, 860 „Internetversteigerung I“. 63 BGH, 11.03.2004 – I ZR 304/01,GRUR 2004, 860 „Internetversteigerung I“; BGH, 19.04.2007 – I ZR 35/04, GRUR 2007, 708 „Internetversteigerung II“; BGH, 30.04.2008 – I ZR 73/05, GRUR 2008, 702 „Internetversteigerung III“; OLG München, 21.09.2006 – 29 U 2119/06 „Lateinübersetzungen“, MMR 2006, 739; OLG Hamburg, 28.06.2006 – 5 U 213/05, MMR 2007, 256 „Parfümtester II“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 82 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 83 4.3 Der Anspruch des Markeninhabers aus § 14 MarkenG 83 4.3.3.2 Benutzung eines Zeichens a) Begriff Der Anspruch des § 14 Abs. 5 MarkenG zielt darauf ab, dem Dritten/Beklagten die Benutzung des von ihm verwendeten Zeichens im Markt zu untersagen, wenn es mit der Klägermarke identisch oder ähnlich ist, weil sonst die Gefahr besteht, dass die Kunden die Herkunft der Ware nicht mehr richtig beurteilen können. Der Begriff „Benutzung“ meint hier die rechtsverletzende Handlung des Dritten. Der Begriff „Benutzung“ taucht im Markenrecht auch noch in den §§ 25, 26 MarkenG auf. Dort geht es um die rechtserhaltende Benutzung des Markenzeichens durch den Markeninhaber (siehe 4.4.3). Die beiden Benutzungsbegriffe müssen unterschieden werden.64 b) Unzulässige Benutzungshandlungen § 14 Abs. 3 MarkenG enthält eine nicht abschließende Aufzählung typischer Handlungen, mit denen eine fremde Marke verletzt werden kann: • Nr. 1: Als Hersteller besteht die markenverletzende Benutzungshandlung in der Regel im Anbringen eines (Marken-)Zeichen auf den Produkten, also in einer festen Verbindung zwischen Zeichen und Produkt. Indem die hergestellte Ware anschließend verkauft wird, schließt sich daran dann normalerweise eine zweite markenverletzende Handlung nach Nr. 2 an. • Nr. 2: Auf der Händlerebene sind die typischen markenverletzenden Handlungen das Anbieten, Besitzen oder Inverkehrbringen entsprechend gekennzeichneter Ware. Gleiches macht der Hersteller, wenn er seine Ware auf den Markt bringt oder über Absatzmittler vertreibt. • Nr. 3: Eine markenverletzende Benutzung bei Dienstleistungen erfolgt insbesondere durch Benutzung des Zeichens auf Geschäftspapieren, Geschäftsräumen, Fahrzeugen (einer Spedition), Berufskleidung, bei der Dienstleistung verwendeten Werkzeugen und Hilfsmitteln sowie bei der Nennung eines Wortzeichens am Telefon. • Nr. 4: Werden widerrechtlich gekennzeichnete Waren im Ausland hergestellt und in den Verkehr gebracht, greift das deutsche Markenrecht wegen des Territorialprinzips zunächst nicht ein. Sobald solche Waren aber nach Deutschland importiert werden, ist dies eine markenverletzende Handlung. Im Fall des Exports liegt eine markenverletzende Handlung dann vor, wenn dadurch eine deutsche Marke verletzt wird. Die Nr. 4 erfasst also die typischen Handlungen von Warenempfängern bzw. Versendern, Spediteuren und Frachtführern. • Nr. 5: Markenverletzende Handlungen sind die Verwendung des Zeichens auf Geschäftspapieren und in der Werbung. Damit ist jede Form der schriftlichen 64 Die beiden Begriffe haben nach Ansicht des BGH (BGH, 30.03.2000 – I ZB 41/97 GRUR 2000, 1038 „Kornkammer“) nicht genau denselben Inhalt. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 84 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 85 4. Kapitel: Markenrecht84 oder mündlichen Unternehmenskommunikation erfasst, also etwa auch E- Mails, Rechnungen, Preislisten, Presseerklärungen und das Internet. • Insbesondere das Internet hat neue Formen markenverletzender Handlungen hervorgebracht, die in Abs. 3 nicht ausdrücklich genannt sind (siehe 16.3.1.1): Die Registrierung eines Domain-Namens ist eine Benutzungshandlung, wenn auf den dazugehörigen Internetseiten Waren und Dienstleistungen angeboten werden.65 Die reine Registrierung eines Domain-Namens ohne Nutzung, ist dagegen keine markenverletzende Benutzungshandlung, kann aber eine Erstbegehungsgefahr begründen, wenn die beabsichtigte Verwendung konkret ist.66 § 14 Abs. 4 MarkenG beschreibt bestimmte markenverletzende Vorbereitungshandlungen, bei denen es an einer Verbindung von Zeichen und Ware oder Dienstleistung noch fehlt, aber die Gefahr besteht, dass dies unmittelbar bevorsteht. Beispiel: Wer die Herstellung einer Verpackung in Auftrag gibt, auf der sich ein markenverletzendes Zeichen befindet, kann bereits vom Markeninhaber auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Gleiches gilt für den Hersteller der Verpackung, auch wenn er von der möglichen Markenverletzung gar keine Kenntnis hat. c) Zulässige Markennennung Das Markenrecht schützt die Marke primär in ihrer Funktion als Herkunftshinweis für Waren und Dienstleistungen (siehe 4.1.2.1).67 Werden die Markenfunktion durch den Dritten in keiner Weise beeinträchtigt, liegt keine markenmäßige Benutzungshandlung vor.68 Beispiel: An einer markenmäßigen Benutzung fehlt es, wenn über das Unter nehmen, seine Marken und die damit bezeichneten Produkte in den Medien berichtet wird. Vertiefung: Markenmäßige Benutzung bei Meta-Tags und AdWords In bestimmten Fällen ist es fraglich, ob der Dritte durch die Nennung der Marke deren Herkunftsfunktion beeinträchtigt: Um die Ergebnisse von Internet Suchma schinen zu beeinflussen, werden Meta Tags verwendet oder Keyword Advertising (insbes. Google AdWords) betrieben. Bei Meta Tags handelt es sich um Begriffe, die im Kopf Bereich eines html Do kuments eingefügt sind. Meta Tags sind nur im Quellcode sichtbar. Internetsuch maschinen orientieren sich an den Meta Tags einer Internetseite. Es liegt daher 65 OLG Hamburg, 21.09.2000 – 3 U 89/00, GRUR-RR 2002, 100 „derick.de“; LG München, 10.02.2005 – 7 O 18567/04, CR 2005, 532 „bmw4u.de“; OLG Düsseldorf, 21.11.2006 – I-20 U 241/05, MMR 2007, 188 „peugeot-tuning.de“. 66 BGH, 13.03.2008 – I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 „Metrosex“; OLG Hamburg, 05.07.2006 – 5 U 87/05, MMR 2006, 608 „ahd.de“. 67 Die Rechtsprechung erkennt zusätzlich eine Qualitäts- und Werbefunktion an: EuGH, 18.06.2009 – C-487/07, GRUR 2009, 756 „L‘Oréal/Bellure“. 68 BGH, 05.12.2002 – I ZR 91/00, GRUR 2003, 332 „Abschlussstück“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 84 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 85 4.3 Der Anspruch des Markeninhabers aus § 14 MarkenG 85 nahe, Meta Tags zu missbrauchen und irreführende Schlagwörter und fremde Markenzeichen zu verwenden. Da die Internetnutzer die Meta Tags nicht sehen können, stellt sich die Frage, ob es sich überhaupt um eine markenmäßige Benut zung handelt. Der BGH hat entschieden, dass auch ohne sichtbare Verbindung zwischen Wort und Ware oder Dienstleistung trotzdem eine markenmäßige Benutzungshandlung vorliegt, weil mit Hilfe des maschinenlesbaren Suchworts das Ergebnis des Auswahlverfahrens beeinflusst und der Nutzer auf diese Weise zu der Internetseite mit entsprechenden Angeboten geführt wird.69 Im Fall von Google AdWords handelt es sich um Text Annoncen, die bei der Eingabe eines Suchwortes in einer Spalte rechts neben, teilweise auch über den Ergebnissen eingeblendet werden und das Suchergebnis ergänzen. Innerhalb der Google Suchergebnisse sind die Adwords Textanzeigen durch die Spaltenüber schrift „Anzeigen“ von den nichtkommerziellen Suchergebnissen abgegrenzt. Der Inserent gibt dazu ein oder mehrere Stich bzw. Schlüsselwörter („Keywords“) an, unter denen die von ihm selbst verfassten Anzeigen bei Google erscheinen. In gleicher Weise wie bei den Meta Tags stellt sich die Frage, ob eine marken mäßige Benutzung vorliegt, wenn der Inserent an Google Keywords meldet, die ein anderer als Marke geschützt hat. Die Verwendung eines Wortes als Schlüs selwort beinhaltet nicht automatisch zugleich eine Verwendung des Worts zur Unterscheidung von Produkten eines Anbieters von denen eines anderen. Der EuGH hat entschieden, dass trotz bloßer Verwendung als Schlüsselwort eine mar kenmäßige Benutzung vorliegt, wenn die Werbeanzeige beim durchschnittlichen Internetnutzer den Eindruck hervorruft, die in der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen würden vom Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirt schaftlich verbundenen Unternehmen stammen. Dadurch sei die Werbefunktion der Marke betroffen.70 Auch wenn die Verwendung von Meta Tags oder AdWords eine markenmäßige Benutzungshandlung darstellt, ist damit noch nichts über das Vorliegen der Ver wechslungsgefahr gesagt. Diese Frage ist immer noch gesondert zu prüfen.71 Für die Frage, ob die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt ist und damit eine Markenverletzung vorliegt, kommt es auf Gestaltung und Inhalt der konkreten Anzeige an. Wird in der Anzeige suggeriert, dass zwischen dem Verwender des AdWords und dem Markeninhaber eine wirtschaftliche Verbindung besteht, ist regelmäßig auf eine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion der Marke zu schließen.72 Schließlich stellt sich noch die Frage, ob die Verwendung von Meta Tags oder AdWords unlauterer Wettbewerb ist (siehe 8.4.3). 4.3.3.3 Im geschäftlichen Verkehr Ein Anspruch nach § 14 Abs. 5, 6 MarkenG ist ausgeschlossen, wenn die Marke zu rein privaten, wissenschaftlichen, kirchlichen, sozialen, politischen oder 69 BGH, 18.05.2006 – I ZR 183/03, GRUR 2007, 65 „Impuls III“; BGH, 08.02.2007 – I ZR 77/04, GRUR 2007, 784 „AIDOL“. 70 EuGH, 23.03.2010 – C-236 bis C-238/08, GRUR 2010, 445 „Google France SARL“; EuGH 25.03.2010 – C-278/08, GRUR 2010, 451 „BergSpechte“; EuGH, 22.09.2011 – C-323/09, BeckRS 2011, 81392 „Interflora“. 71 BGH, 22.01.2009 – I ZR 30/07, GRUR 2009, 900 „Beta-Layout“; EuGH, 23.03.2010 – C-236 bis C-238/08, GRUR 2010, 445 „Google France SARL“; EuGH 25.03.2010 – C-278/08, GRUR 2010, 451 „BergSpechte“; EuGH, 26.03.2010 – C-91/09, GRUR 2010, 641 „Eis.de“; EuGH, 22.09.2011 – C-323/09, BeckRS 2011, 81392 „Interflora“. 72 EuGH, 26.03.2010 – C-91/09, GRUR 2010, 641 „Eis.de“ Rn. 26; EuGH, 22.09.2011 – C-323/09, BeckRS 2011, 81392 „Interflora“ Rn. 44. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 86 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 87 4. Kapitel: Markenrecht86 amtlichen Zwecken verwendet wird. Daher ist es z. B. möglich, in diesem Lehrbuch Beispiele von Markenzeichen zu verwenden, ohne dass die Genehmigung des jeweiligen Markeninhabers eingeholt werden muss. In der Praxis ist vor allem die Abgrenzung zwischen privater Benutzung und der Benutzung im geschäftlichen Verkehr von Bedeutung. Der Begriff „im geschäftlichen Verkehr“ ist nicht mit gewerbsmäßigem Handeln gleichzusetzen, er setzt schon früher an. Nach der Rechtsprechung ist das Merkmal erfüllt, wenn „die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt“.73 Privatpersonen geraten in die Gefahr einer Markenverletzung etwa dann, wenn sie gefälschte Markenware aus dem Ausland in nicht nur geringer Stückzahl nach Deutschland einführen.74 Beispiel: Das Problem der Abgrenzung stellt sich häufig bei Verkäufen gefälsch ter Markenware über Internetplattformen. Privat handelt, wer lediglich einmalig oder nur gelegentlich gefälschte Markenware etwa über ein Internet Auktions haus verkauft, auch wenn die Ware dort einer Vielzahl von Personen zum Kauf angeboten wird. Wer dagegen wiederholt mit gleichartigen, insbesondere auch neuen Gegenständen handelt, wird dies regelmäßig mit Gewinnerzielungsab sicht tun.75 Es kommt insbesondere auf die Dauer der Verkaufstätigkeit, die Zahl der Verkaufs bzw. Angebotshandlungen im fraglichen Zeitraum, die Art der zum Verkauf gestellten Waren, deren Herkunft, den Anlass des Verkaufs und die Präsentation des Angebots an.76 Ein Indiz dafür ist die Anzahl von (Verkäufer ) Bewertungen, welche der Anbieter innerhalb einer bestimmten Zeit bekommen hat.77 4.3.3.4 Ohne Zustimmung des Inhabers der Marke Das Merkmal „ohne Zustimmung des Inhabers der Marke“ nimmt auf § 30 MarkenG Bezug, wonach die Benutzung einer fremden Marke zulässig ist, wenn eine Lizenzvereinbarung besteht (siehe 4.2.1). Neben einer förmlichen Lizenzvereinbarung kann die Markenbenutzung vom Markeninhaber auch formlos erlaubt werden.78 Die Erlaubnis kann, wie grundsätzlich jede Willenserklärung, ausdrücklich oder auch stillschweigend erteilt werden. Die Beweislast für die Erlaubnis trägt derjenige, der die fremde Marke benutzt.79 73 EuGH, 12.11.2002 – C-206/01, GRUR 2003, 55 „Arsenal Football Club“ Rn. 40; EuGH, 23.03.2010 – C-236 bis C-238/08, GRUR 2010, 445 „Google France SARL“ Rn. 50; BGH, 13.11.2003 – I ZR 103/01, GRUR 2004, 241 „GeDIOS“. 74 LG Mannheim, 12.02.1999 – 7 O 13/99, WRP 1999, 1057 „Joop“: vier Personen mit insgesamt 94 gefälschten Markenartikeln. 75 BGH, 11.03.2004 – I ZR 304/01,GRUR 2004, 860 „Internetversteigerung I“; BGH, 19.04.2007 – I ZR 35/04, GRUR 2007, 708 „Internetversteigerung II“. 76 OLG Frankfurt, 07.04.2005 – 6 U 149/04, GRUR 2005, 317 „Cartierschmuck II“. 77 BGH, 30.04.2008 – I ZR 73/05, GRUR 2008, 702 „Internetversteigerung III“; OLG Frankfurt, 27.07.2004 – 6 W 54/04, GRUR 2004, 1042 „Cartierschmuck“; OLG Frankfurt, 07.04.2005 – 6 U 149/04, GRUR 2005, 317 „Cartierschmuck II“; OLG Frankfurt, 08.09.2005 – 6 U 252/04, GRUR-RR 2006, 48 „Cartier als Suchbegriff“. 78 BGH, 21.07.2005 – I ZR 312/02, GRUR 2006, 56 „Boss-Club“. 79 BGH, 11.05.2000 – I ZR 193/97, GRUR 2000, 879 „stüssy I“; BGH, 23.10.2003 – I ZR 193/97, GRUR 2004, 156 „stüssy II“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 86 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 87 4.3 Der Anspruch des Markeninhabers aus § 14 MarkenG 87 4.3.4 Verletzungstatbestände – Überblick § 14 Abs. 2 MarkenG unterscheidet zwischen drei Situationen, in denen eine ältere Marke mit einer jüngeren kollidiert. Während die Nr. 1 und 2 für jede Marke gelten, greift Nr. 3 dann nur ein, wenn es sich um eine „bekannte Marke“ handelt. § 14 Abs. 2 Verhältnis der Zeichen Verhältnis der Waren und Dienstleistungen Rechtsfolge Nr. 1 identisch identisch Vorrang der älteren Marke Nr. 2 identisch ähnlich Vorrang der älteren Marke bei Verwechslungsgefahr ähnlich identisch ähnlich ähnlich Nr. 3 identisch oder ähnlich weder identisch noch ähnlich Vorrang der älteren Marke bei Ausnutzung oder Beeinträchti gung der bekannten Marke Die Beurteilung der Identität oder Ähnlichkeit des Markenzeichens des Klägers mit dem Zeichen des Beklagten auf der einen Seite und der jeweiligen Waren und Dienstleistungen auf der anderen Seite erfolgt auf der Grundlage des Registereintrags der Klägermarke. Außerhalb der Registereintragung liegende Umstände sind bei der Klägermarke nicht zu berücksichtigen.80 Es ist unerheblich, ob und wie der Markeninhaber sein Markenzeichen tatsächlich benutzt. Dieser Punkt spielt erst bei der Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Klägermarke nach §§ 25, 26 MarkenG eine Rolle (siehe 4.4.3). Gleiches gilt für die Waren und Dienstleistungen.81 Auch in diesem Punkt kommt es nur auf den Registereintrag an. 4.3.5 Identität: § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG Identität bedeutet die nahezu völlige Übereinstimmung der Zeichen sowie der Waren oder Dienstleistungen. In der Praxis sind das die Fälle der Marken und Produktpiraterie, aber auch der Nutzung von fremden Zeichen im Internet als Domainname (Second-Level-Domain), Meta-Tag, AdWord oder Keyword. Identität zwischen der Marke und einem anderen Zeichen besteht nach der Definition des EuGH, wenn das Zeichen „ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die Marke bilden, oder wenn es als Ganzes betrachtet Unterschiede gegenüber der Marke aufweist, die so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können.“82 80 BGH, 04.02.1999 – I ZB 38 /96, GRUR 1999, 583 „Lora di Recoaro“; BGH, 22.09.2005 – I ZR 188/02, GRUR 2005, 1044 „Dentale Abformasse“. 81 BGH, 03.05.2001 – I ZR 18/99, GRUR 2002, 65 „Ichthyol“; BGH, 29.04.2004 – I ZR 191/01, GRUR 2004, 779 „Zwilling/Zweibrüder“. 82 EuGH, 20.03.2003 – Rs. C-291/00, GRUR 2003, 422 „Arthur/Arthur et Félicie“ Rn. 54. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 88 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 89 4. Kapitel: Markenrecht88 Beispiel: Bei Wortmarken müssen die Wörter genau gleich sein. Keine Identität liege wegen der unterschiedlichen Groß und Kleinschreibung zwischen den Zeichen „defacto“ und „Defacto“ vor.83 Bei Farbmarken muss völlige Farbiden tität bestehen.84 Identität bei den Waren und Dienstleistungen ist anhand der Registereintragung der Klägermarke zu beurteilen. Identität verlangt aber nicht, dass die Waren oder Dienstleistungen im Register mit denselben Begriffen umschrieben sind, sondern nur, dass sie unter einen oder mehrere einheitliche Begriffe subsumiert werden können.85 Beispiel: Identität liegt vor, wenn die Klägermarke für Autozubehör eingetragen ist und das Kollisionszeichen für Scheibenwischerblätter verwendet wird. Im Fall einer Teilidentität der Waren oder Dienstleistungen gilt § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch nur für den jeweiligen Bereich. Für den nicht identischen Bereich liegt nur Ähnlichkeit und damit ein Fall der Nr. 2 vor.86 Beispiel: Die Klägermarke ist für Scheibenwischerblätter eingetragen, das Kollisionszeichen wird für Autozubehör verwendet. Hinsichtlich der Wisch blätter besteht Identität, hinsichtlich aller anderen Zubehörteile besteht nur Ähnlichkeit. 4.3.6 Ähnlichkeitsbereich – Verwechslungsgefahr: § 14 Abs. 2 Nr. 2  MarkenG 4.3.6.1 Überblick Im Normalfall eines Markenrechtsstreits sind die Zeichen und/oder die Waren und Dienstleistungen nicht identisch, sondern nur ähnlich. In diesen Fällen geht es um die Frage, ob Verwechslungsgefahr besteht. Den im Markenrecht zentralen Begriff „Verwechslungsgefahr“ bestimmt die Rechtsprechung anhand der Herkunftsfunktion der Marke, welche es dem Abnehmer ermöglicht, die mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.87 Für die Beurteilung, ob Verwechslungsgefahr besteht, enthält § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nur einen Teil der Kriterien, wonach es auf den Grad der Ähnlichkeit der Zeichen und den Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ankommt. Diese beiden Kriterien sind von der Rechtsprechung um die (ungeschriebenen) Elemente der Kennzeichnungskraft (siehe 4.3.6.4) und der Gesamtabwägung/Wechselwirkung (siehe 4.3.6.7) ergänzt worden.88 Innerhalb der Prüfung der Zeichenähnlichkeit spielen die Kriterien 83 BGH, 21.02.2002 – I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 „defacto“. 84 BGH, 04.09.2003 – I ZR 23/01, GRUR 2004, 151 „Farbmarkenverletzung I“. 85 BGH, 22.04.2004 – I ZR 189/01, GRUR 2004, 778 „Urlaub Direkt“. 86 BGH, 29.04.2004 – I ZR 191/01, GRUR 2004, 779 „Zwilling/Zweibrüder“. 87 EuGH, 06.10.2005 – C-120/04, GRUR 2005, 1042 „Thomson Life“. 88 EuGH, 29.09.1998 – C-39/97, GRUR 1998, 922 „Canon“; EuGH, 12.01.2006 – C-361/04 P, Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 88 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 89 4.3 Der Anspruch des Markeninhabers aus § 14 MarkenG 89 des Gesamteindrucks und der Prägung (siehe 4.3.6.5) eine Rolle. In Stichworten ergibt sich damit folgende Prüfungsreihenfolge: Checkliste: Aufbauschema zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG 1. Zeichenähnlichkeit – Maßgeblich ist grundsätzlich der Gesamteindruck. – Kriterien der Ähnlichkeit sind Klang, Bild (visueller Eindruck), Begriff (Sinngehalt). – Komplexe Marken: Maßgeblich sind die prägenden Bestandteile der Marke (dominierende bzw. selbständig kennzeichnende Merkmale des Markenzeichens). 2. Kennzeichnungskraft der Klägermarke 3. Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen – Art der Waren oder Dienstleistungen, – Verwendungszweck und Nutzung der Waren oder Dienstleistungen, – Eigenart der Waren oder Dienstleistungen als miteinander konkurrierende oder sich einander ergänzende Angebote. 4. Gesamtabwägung/Wechselwirkung Der Grad der Zeichenähnlichkeit wird mit dem Grad der Ähnlichkeit der Waren o. Dienstleistungen in Beziehung gesetzt und bewertet. 4.3.6.2 Formen der Verwechslungsgefahr Wenn Abnehmer bzw. Verbraucher Zeichen verwechseln, kann sich die fehlerhafte Unterscheidung auf unterschiedliche Gegenstände beziehen. Je nach Art der Verwechslungsgefahr werden von der Rechtsprechung unterschiedliche Anforderungen an die Zeichenähnlichkeit gestellt. Es ist zunächst möglich, dass die Abnehmer die jeweiligen Zeichen als solche schon wegen deren Ähnlichkeit verwechseln. In diesem Fall spricht man von unmittelbarer Verwechslungsgefahr. Die Folge davon ist, dass die Abnehmer sich im Irrtum über den Ursprung der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen befinden. Beispiel: Zwischen der Marke ACTIMEL“, die für Milcherzeugnisse eingetragen ist, und dem Zeichen „ACTIMUN“, unter dem Molkeerzeugnisse vertrieben wer den, besteht unmittelbare Verwechslungsgefahr.89 Als zweites ist es möglich, dass die Abnehmer zwar die Zeichen selbst nicht verwechseln, sondern diese durchaus als unterschiedlich erkennen, aber das Kollisionszeichen mit einer Serienmarke (Dachmarke) gedanklich in Verbin- GRUR 2006, 237 „Picasso/Picaro“; BGH, 22.09.2005 – I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 „coccodrillo“; BGH, 11.05.2006 – I ZB 28/04, GRUR 2006, 859 „Malteserkreuz“. 89 OLG Hamburg, 20.01.2000 – 3 U 238/99, GRUR 2000, 802 „ACTIMEL/ACTIMUN“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 90 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 91 4. Kapitel: Markenrecht90 dung bringen. Man spricht von der Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens. Unternehmen verfolgen eine Serienmarkenpolitik, wenn die verwendeten Marken einen einheitlichen Stammbestandteil enthalten. Nicht jede Übereinstimmung von Markenbestandteilen begründet schon eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens. Vielmehr darf dies nur dann angenommen werden, wenn die Abnehmer den Bestandteil als Serienzeichen überhaupt erkennen, was in der Regel nur bei entsprechender Branchenkenntnis, einer besonderen Bekanntheit oder einer besonderen Charakteristik des Bestandteils gegeben ist.90 Beispiel: K ist Herstellerin von Arzneimitteln vorwiegend auf pflanzlicher und homöopathischer Grundlage. Für K ist eine Vielzahl von Marken für Arznei mittel eingetragen, die jeweils mit der Buchstabenfolge „Cefa “ oder „CEFA “ beginnen, darunter die Marken „Cefavora“ und „Cefavale“. B ist ein Generika Produzent und stellt unter der Bezeichnung „Cefallone“ ein rezeptpflichtiges Antibiotikum her. Der BGH sah hier keine unmittelbare Verwechslungsgefahr, da die Endsilben „ vora“ und „ vale“ einerseits sowie „ llone“ andererseits sich er heblich unterscheiden würden. Allerdings nahm das Gericht eine Verwechslungs gefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens an, weil der Bestandteil „Cefa “ von den Abnehmerkreisen als kennzeichnungskräftiger Stammbestandteil einer Serienmarke angesehen werden könne.91 Zum dritten gibt es Fälle, in denen die Abnehmer zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennen, wegen der teilweisen Übereinstimmung zwischen den Zeichen aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Markeninhabern bzw. Unternehmen ausgehen.92 Man spricht in diesem Fall von Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn. Dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht dazu nicht aus. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn besteht im Regelfall dann, wenn die ältere Marke sich zu einem bekannten Unternehmenskennzeichen entwickelt hat, weil in diesem Fall die Abnehmer berechtigterweise eine wirtschaftliche Verbindung zwischen den Unternehmen annehmen dürfen.93 Beispiel: Die K firmiert unter „Mustang Bekleidungswerke GmbH & Co.“. Sie ist Inhaberin der für „Bekleidungsstücke, ausgenommen gewirkte und gestrick te“ eingetragenen Wortmarke „MUSTANG“, der für „Schuhe“ eingetragenen Wortmarke „MUSTANG“ und der u. a. für „Bekleidungsstücke, Sportbekleidung, Bekleidungsstücke aus Leder, Gürtel für Bekleidung, Schuhwaren, Sportschuhe“ eingetragenen Wort /Bildmarke: 90 BGH, 16.03.2000 – I ZB 43/97, GRUR 2000, 886 „Bayer/BeiChem“; BGH, 28.08.2003 – I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040 „Kinder I“; BGH, 20.09.2007 – I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 „Kinderzeit“; BPatG, 10.02.1998 – 24 W (pat) 243/95, GRUR 1998, 1027 „Boris/Boris Becker“. 91 BGH, 29.10.1998 – I ZR 125/96, GRUR 1999, 587 „Cefallone“. 92 EuGH, GRUR 2005, 1042 „Thomson Life“; BGH, 25.03.2004 – I ZR 289/01, GRUR 2004, 598 „Kleiner Feigling“; BGH, 28.06.2007 – I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 „INTERCONNECT/ T-InterConnect“. 93 BGH, 22.09.2005 – I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 „coccodrillo“; BGH, 03.04.2008 – I ZB 61/07, GRUR 2008, 903 „Sierra Antiguo“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 90 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 91 4.3 Der Anspruch des Markeninhabers aus § 14 MarkenG 91 Die B stellt Schuhwaren her und firmiert unter „Mustang Inter S.L.“. Sie ist Inhaberin der für „Schuhe und Schuhwaren“ nachfolgend wiedergegebenen, prioritätsjüngeren Wort /Bildmarke. Der BGH hat entschieden, dass angesichts der deutlich erkennbaren Unterschiede zwischen den Zeichen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht bestehe. Hinsichtlich des Markenbestandteils „by Mustang Inter SI Spain“ bestehe aber Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, weil die Abnehmer einen wirtschaftli chen Zusammenhang zwischen den Unternehmen annehmen würden.94 4.3.6.3 Zeichenähnlichkeit a) Überblick Für die Feststellung einer Ähnlichkeit zwischen zwei Zeichen kommt es auf den Gesamteindruck der Marke und des Kollisionszeichens an.95 Beispiel: Das Zeichen „medAS“ könnte man in die Bestandteile „med“ und „AS“ zerlegen und auf die Bedeutung dieser Silben untersuchen. Dabei käme man etwa auf den Gedanken, dass die Silbe „med“ auf medizinische Produkte und der Bestandteil „AS“ auf Spitzenleistung hindeutet. Der BGH hat dazu entschieden, dass die Abnehmer (im diesem Fall Verbraucher) das Markenzeichen nicht in der genannten Weise in seinen Bestandteilen analysieren, sondern das Zeichen als Ganzes ohne eine begriffliche Assoziation an Medizinprodukte wahrnehmen würden.96 Erfahrungsgemäß nehmen die Abnehmer kollidierende (Marken-)Zeichen nicht gleichzeitig wahr und können diese nicht miteinander vergleichen. Daher kommt es für den Gesamteindruck darauf an, was sie davon im Gedächtnis behalten werden.97 Die Rechtsprechung nimmt bei einem undeutlichen Erinnerungseindruck an, dass die übereinstimmenden Merkmale zwischen den kollidierenden Zeichen stärker ins Gewicht fallen als die Unterschiede.98 Hinsichtlich der Abnehmerkreise ist zwischen Verbrauchern und Fachkunden zu unterscheiden: Handelt es sich, wie im letzten Beispiel, bei den Abnehmern um Verbraucher, so ist die Sicht eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers maßgeblich.99 Dessen Aufmerksamkeit kann je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch 94 BGH, 22.07.2004 – I ZR 204/01, GRUR 2004, 865 „Mustang“. 95 BGH, 11.05.2006 – I ZR 28/04, GRUR 2006, 859 „Malteserkreuz“. 96 BGH, 13.11.2003 – I ZR 184/01, GRUR 2004, 240 „MIDAS/medAS“. 97 EuGH, 22.06.1999 – C-342/97, GRUR Int. 1999, 734 Rn. 26 „Lloyd/Meyer Schuhfabrik“. 98 BGH, 28.08.2003 – I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044 Ziff. II. 1. d) bb) „Kelly“. 99 EuGH, 12.01.2006 – C-361/04 P, GRUR 2006, 237 Rn. 36 „PICASSO/PICARO“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 92 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 93 4. Kapitel: Markenrecht92 sein.100 Auch Kennzeichnungsgewohnheiten in bestimmten Branchen können zu berücksichtigen sein, wenn anzunehmen ist, dass sich die Verbraucher daran gewöhnt haben. Beispiel: Im Bereich der Mode wissen die Verbraucher, dass die Marke häufig aus dem Namen des Designers gebildet wird. Sie werden solche Namen daher als kennzeichnungskräftige Bestandteile der Marke wahrnehmen.101 Richten sich die Waren und Dienstleistungen dagegen an Fachkreise (Händler, technische Einkäufer etc.), ist davon auszugehen, dass diese Personen auch verhältnismäßig kleine Unterschiede zwischen den Markenzeichen bemerken und beachten.102 b) Kriterien zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit Nach der Rechtsprechung gibt es grundsätzlich drei Kriterien zur Beurteilung der Ähnlichkeit der Zeichen:103 • der klangliche, phonetische Eindruck (Klang), • der visuelle, bildliche oder schriftbildliche Eindruck (Bild) und • die (semantische) Bedeutung bzw. der Sinngehalt, welcher dem Zeichen zukommt (Begriff). Zur Begründung einer Zeichenähnlichkeit reicht in der Regel eine hinreichende Übereinstimmung in einem der genannten Punkte aus.104 Allerdings können sich die einzelnen Faktoren wechselseitig beeinflussen. So kann sich etwa die Ähnlichkeit verringern bzw. auszuschließen sein, wenn die jeweiligen Zeichen zwar schriftbildlich ähnlich sind, aber einen eindeutig unterschiedlichen Sinngehalt haben.105 Eine klangliche Ähnlichkeit kann durch begriffliche oder visuelle Unterschiede neutralisiert werden. Beispiel: Die schweizerische Firma „Bally Schuhfabriken AG“ stellt neben Schu hen und anderen Lederwaren auch Bekleidungsstücke her. Sie vertreibt ihre Erzeugnisse unter der Marke „Bally“. Das Unternehmen B stellt Bekleidungs stücke her, vornehmlich Hosen, und vertreibt sie auch in der Bundesrepublik Deutschland. Auf den Hosen befindet sich ein Etikett mit der Bezeichnung „BALL“ in einer Raute. Nach Ansicht des BGH sind die Zeichen zwar schriftbildlich und klanglich ähn lich, der Sinngehalt sei aber eindeutig unterschiedlich, weil das Wort „Ball“ ein gängiges Wort der deutschen Umgangssprache ist. Da dieses Wort dem Verkehr 100 EuGH, 22.06.1999 – C-342/97, GRUR Int. 1999, 734 Rn. 26 „Lloyd/Meyer Schuhfabrik“. 101 BGH, 18.04.1996 – I ZR 3/94, GRUR 1996, 774 „falke-run/Le run“. 102 BGH, 07.12.2006 – I ZR 166/03, GRUR 2007, 605 „Umsatzzuwachs“. 103 EuGH, 12.01.2006 – C-361/04 P, GRUR 2006, 237 Rn. 37 „PICASSO/PICARO“. 104 EuGH, 11.11.1997 – C-251/95, GRUR 1998, 387 Rn. 24 „Springende Raubkatze“; BGH, 28.08.2003 – I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044 Ziff. II. 1. d) aa) „Kelly“; BGH, 22.09.2005 – I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 „coccodrillo“ Rn. 17. 105 BGH, 29.07.2009 – I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 „AIDA/aidu“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 92 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 93 4.3 Der Anspruch des Markeninhabers aus § 14 MarkenG 93 allgemein bekannt ist, bestünde keine Gefahr, mit einer der Umgangssprache nicht entlehnten Bezeichnung (nämlich „Bally“) verwechselt zu werden.106 Den Grad der Ähnlichkeit bestimmt die Rechtsprechung nach folgender Abstufung: • hochgradige, an die Identität heranreichende Zeichenähnlichkeit, • hohe Zeichenähnlichkeit, • normale, durchschnittliche Zeichenähnlichkeit, • geringe oder ganz geringe Zeichenähnlichkeit, • Zeichenunähnlichkeit. Die Ähnlichkeitsprüfung sollte mit einer Einordnung in eine dieser Stufen abschließen. Von den Gerichten wird erwartet, dass dies im Urteil ebenso geschieht.107 Checkliste: Tabelle zur Prüfung der Zeichenähnlichkeit Für die stichwortartige Prüfung der Zeichenähnlichkeit bietet es sich an, eine tabellarische Übersicht anzufertigen: Kriterium Klägermarke Kollisionszeichen Grad der Ähnlichkeit Klang Bild Begriff/Sinn Ergebnis der Gesamtbe wertung c) Ähnlichkeit von Wortmarken Die Ähnlichkeit von Wortmarken wird anhand der allgemeinen Kriterien untersucht. Zu den einzelnen Kriterien gibt es jeweils noch eine Reihe weiterer Gesichtspunkte: • Klang: Um klanglich ähnlich zu sein, kommt es auf Übereinstimmungen in der Wortlänge und der Silbenzahl an. Wichtig ist in der Regel der Wortanfang, da nach den deutschen Hörgewohnheiten darauf mehr geachtet wird als auf das Wortende.108 Beispiel: Zeichenähnlichkeit hat die Rechtsprechung etwa angenommen für „Staurodorm“ und „Stadadorm“ (Arzneimittel),109 „Fioccini“ und „Fiorini“ (Teigwaren),110 „Mixery“ und „Mystery“ (Getränke),111 „Cellofit“ und „Cellvit“ 106 BGH, 10.10.1991 – I ZR 136/89, GRUR 1992, 130 „Bally/Ball“. 107 BGH, 30.10.2003 – I ZR 236/97, GRUR 2004, 235 „Davidoff II“. 108 BGH, 25.03.1999 – I ZR 32/96, GRUR 1999, 735 „MONOFLAM/POLYFLAM“; BGH, 18.06.1998 – I ZR 15/96, GRUR 1998, 942 „Alka-Seltzer/Togal-Seltzer“. 109 OLG Köln, 17.03.1995 – 6 U 14/94, GRUR 1995, 490. 110 OLG Köln, 13.09.2002 – 6 U 58/02, GRUR-RR 2003, 71. 111 EuG, 15.01.2003 – T-99/01, GRUR-RR 2003, 279. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 94 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 95 4. Kapitel: Markenrecht94 (Arzneimittel bzw. Nahrungsergänzungsmittel),112 „RESPICORT“ und „RESPICUR“ (pharmazeutische Erzeugnisse).113 Zu berücksichtigen sind außerdem die Vokalfolge, die Art der Vokale (helle o. dunkle Vokale), die Konsonantenfolge, der Sprachrhythmus und die Betonung des Wortes.114 Während bei kurzen Wortmarken Abweichungen in einem Vokal, Konsonanten oder einer Silbe ein größeres Gewicht haben, ist dies bei längeren oder komplizierten Wörtern sowie bei Mehrwortmarken von geringerer Bedeutung.115 Beispiel: Der BGH nahm eine große klangliche Ähnlichkeit zwischen den Marken „il Padrone“ und „il Portone“ an. Dazu führt er aus: „Zum klanglich ähnlichen Gesamteindruck der Marken trägt der gleiche Wortbestandteil „il“ bei. Der Anfangsbuchstabe „P“ und das Wortende „one“ der weiteren Wortbestand teile sind identisch. Dies gilt auch für die Silbenzahl. Die Vokalfolge der Wörter „Pa drone“ und „Portone“ weist mit aoe und ooe eine nicht unerhebliche Ähn lichkeit auf. Die jeweils ersten Vokale „a“ bzw. „o“ weisen keine so deutlichen Unterschiede auf, dass sie zu einer wesentlichen Unterscheidung des Gesamtein drucks der Marken führen. Entsprechendes gilt für den mittleren Teil der Wörter „dr“ und „rt“ der Markenwörter „Padrone“ und „Portone“.116 • Bild: Der visuelle Eindruck spielt bei Wortmarken eine untergeordnete Rolle, da sich der Schutz von Wortmarken nur auf die üblichen Schrifttypen erstreckt (siehe 4.1.2.2. Für die Beurteilung der Ähnlichkeit kann aber die Groß- und Kleinschreibung zu berücksichtigen sein. Beispiel: Schriftbildliche Ähnlichkeit (trotz klanglicher Unterschiede) hat die Rechtsprechung etwa in folgenden Fällen angenommen: „EVIAN“ und „REVIAN“117, „FRENORM“ und „FRENON“118, „FUN radio“ und „fun fun radio“119 • Sinngehalt: Übereinstimmung im Sinngehalt besteht bei Verwendung von Synonymen oder direkten Übersetzungen in ein Wort einer gängigen anderen Sprache.120 Bei fremdsprachlichen Wörtern kommt es darauf an, ob der durchschnittliche Abnehmer das Wort überhaupt als ein Wort einer fremden Sprache erkennt oder ob er es für ein Phantasiewort hält. Außerdem muss sich die Bedeutung des Wortes dem durchschnittlichen Abnehmer ohne weiteres erschließen. Auf Grund der Sprachgewohnheiten ist es für deutsche Abnehmer/Verbraucher leichter, englischsprachige Wörter und deren Sinn zu erkennen als Wörter aus dem romanischen Sprachraum.121 Beispiel: Im Fall „il Padrone/il Portone“ war der BGH der Ansicht, dass die Ähn lichkeit im Klang nicht durch einen ohne weiteres erkennbaren abweichenden Bedeutungsinhalt der Markenwörter aufgehoben oder reduziert würde. Die Bedeutung der Markenwörter „Padrone“ (Eigentümer, Besitzer, Arbeitgeber, Herrscher) und „Portone“ (Tor, Eingang, Toreinfahrt) sei den inländischen Ab 112 OLG Hamburg, 26.06.2003 – 5 U 152/02, GRUR-RR 2004, 5. 113 EuG, 13.02.2007 – T-256/04, GRUR Int. 2007, 593. 114 BGH, 13.10.2004 – I ZB 4/02, GRUR 2005, 326 „il padrone/Il Portone“. 115 BGH, 26.04.2001 – I ZR 212/98, GRUR 2002, 167 „Bit/Bud“. 116 BGH, 13.10.2004 – I ZB 4/02, GRUR 2005, 326 „il padrone/Il Portone“. 117 BGH, 16.11.2000 – I ZR 34/98, GRUR 2001, 507 „EVIAN/REVIAN“. 118 BGH, 15.12.1999 – I ZB 29/97, GRUR 2000, 1040 „FRENORM/FRENON“. 119 OLG Hamburg, 13.07.2000 – 3 U 15/00, GRUR-RR 2001, 7 „FUN radio“. 120 EuG, 09.03.2005 – T 33/03, GRUR-RR 2006, 155 Rn. 51 „SHARK/Hai“. 121 BGH, 22.09.2005 – I ZR 40/03, GRUR 2006, 60 „coccodrillo“; BGH, 19.07.2007 – I ZR 93/04, GRUR 2007, 877 „Windsor Estate“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 94 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 95 4.3 Der Anspruch des Markeninhabers aus § 14 MarkenG 95 nehmern nicht geläufig. Sie würden diesen Markenzeichen keinen bestimmten Begriffsinhalt zuordnen.122 d) Ähnlichkeit von Bildmarken Bei Bildzeichen kann es bei der Ähnlichkeitsprüfung nur auf den visuellen Eindruck und einen etwaigen Sinngehalt, nicht aber auf den Klang ankommen. Während die sog. abstrakten Bildmarken lediglich aus geometrischen Figuren und Formen bestehen, welche für die Abnehmer ohne weitere Bedeutung sind, weisen die sog. konkreten Bildmarken einen Sinngehalt auf (siehe 4.1.2.2). Daher können konkrete Bildmarken wegen ihres Sinngehaltes auch mit anderen Markenarten (Wortmarke, Wort-/Bildmarke, dreidimensionale Marke) kollidieren. Beispiel: Der BGH hat im Fall der Wortmarke „Schlüssel“, die für Bier eingetragen ist, und einer für die Ware „Altbier“ eingetragenen Bildmarke, auf der ein Schlüs sel abgebildet ist, trotz eines klar unterschiedlichen visuellen Eindrucks Ähnlich keit angenommen, weil die Wortmarke umfassend den Sinngehalt der Bildmarke beschreibe und die Abnehmer in dem Wort in naheliegender, ungezwungener und erschöpfender Weise den Sinngehalts der Bildmarke erkennen.123 In der Regel wird der Sinngehalt einer Bildmarke aber lediglich ein Teilaspekt der Ähnlichkeitsprüfung sein und das Gewicht auf dem visuellen Gesamteindruck liegen. Beispiel: Zwischen nachstehend dargestellten Bildmarken, die jeweils eine stili sierte Darstellung der Nofretete enthalten und für die Dienstleistung plastische Chirurgie eingetragen sind, besteht allenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit. Dazu führte das Gericht aus: „Der Sinngehalt der Klagemarke kann darin gese hen werden, daß Nofretete als Sinnbild des Schönen angesehen werden kann und daß der Name auch auf ihre Schönheit verweist. Sie als Kennzeichen einer Privatklinik für Schönheitsoperationen einzusetzen, stellt einen Bezug zu dem angestrebten Erfolg der dort vorzunehmenden Operationen dar.“ Allerdings sei dieser Sinngehalt nicht offensichtlich, weil er sich nur dem erschließt, welcher die Büste (kunst )geschichtlich zutreffend einzuordnen vermag. Daher kam das Gericht über das vorrangig zu berücksichtigende Kriterium des unterschiedlichen visuellen Eindrucks zu dem Ergebnis, dass die Zeichenähnlichkeit „allenfalls durchschnittlich“ sei.124 122 BGH, 13.10.2004 – I ZB 4/02, GRUR 2005, 326 „il padrone/Il Portone“. 123 BGH, 18.03.1999 – I ZB 24/96, GRUR 1999, 990 „Schlüssel“. 124 KG, 20.11.2001 – 5 U 4282/00, GRUR-RR 2002, 325 „Nofretete“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 96 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 97 4. Kapitel: Markenrecht96 e) Ähnlichkeit von Wort /Bildmarken Für Wort-/Bildmarken gelten grundsätzlich dieselben Beurteilungskriterien wie für Wortmarken. Es gibt aber auch für diese Markenart einige besondere Beurteilungsgrundsätze: Die Rechtsprechung geht davon aus, dass sich die Abnehmer erfahrungsgemäß vorrangig am Wortbestandteil orientieren.125 Beispiel: Bei den nachfolgend dargestellten Wort /Bildmarken kam es auf die graphischen Elemente in keiner Weise an, da es sich um nichtssagende Verzie rungen handelt. Für die Beurteilung der Ähnlichkeit befasste sich das Gericht ausschließlich mit den Wortbestandteilen und nahm eine hohe klangliche Ähn lichkeit an.126 Der Bildbestandteil hat bei Wort-/Bildmarken aber dann ein eigenes Gewicht, wenn der Wortbestandteil keine Unterscheidungskraft besitzt, weil er produktbeschreibend ist,127 oder wenn der Bildbestandteil einen Bedeutungsgehalt hat, der von den Abnehmern ohne weiteres zu erkennen ist. Beispiel: Zwischen den nachstehend abgebildeten Wort /Bildmarken besteht zwar in klanglicher Hinsicht wegen der gemeinsamen Silbe „Wolf“ gewisse Ähnlichkeit, die allerdings nicht allzu groß ist. Ausschlaggebend für die Annahme einer hohen Ähnlichkeit war für das Gericht der Bildbestandteil, der in einem engen räumlichen Zusammenhang mit dem Wort „Wolfskin“ bzw. „Wolfgang“ die Silhouette eines heulenden Wolfes dar stellt. Die graphische Gestaltung des heulenden Wolfes ist hochgradig ähnlich. Dass der Wolfskopf spiegelverkehrt dargestellt ist, spielt keine Rolle, weil sich die Abnehmer daran nicht erinnern können (siehe 4.3.6.3).128 f) Ähnlichkeit von dreidimensionalen Zeichen Bei der Ähnlichkeitsprüfung von dreidimensionalen Marken ist zwischen produktabhängigen und produktunabhängigen Marken zu unterscheiden (siehe 4.1.2.2). Bei den produktunabhängigen Formmarken gelten hinsichtlich der Beurteilung der Ähnlichkeit dieselben Grundsätze wie für Bildmarken. Besonderheiten sind aber bei den produktabhängigen Formmarken zu beachten. In diesem Fall ist in einem ersten Schritt zu bestimmen, ob die kollidierenden 125 BGH, 22.09.2005 – I ZR 40/03, GRUR 2006, 60 „coccodrillo“; BGH, 11.05.2006 – I ZR 28/04, GRUR 2006, 859 Rn. 29 „Malteserkreuz“. 126 OLG Stuttgart, 21.10.2004 - 2 U 65/04, GRUR-RR 2005, 307 „e-motion/iMotion“. 127 BGH, 20.09.2007 – I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 „Kinder II“; OLG Hamburg, 29.01.2009 – 3 U 44/07, GRUR-RR 2009, 224 „Yogurt Gums“. 128 OLG Hamburg, 21.02.2007 – 3 U 249/05, GRUR-RR 2008, 238 „Wolfskin/Wolfgang“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 96 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 97 4.3 Der Anspruch des Markeninhabers aus § 14 MarkenG 97 Marken in ihren individuellen, unterscheidungskräftigen Merkmalen ähnlich sind. Nur diese individuellen Merkmale können dazu führen, dass die Abnehmer dreidimensionale Markenzeichen als Herkunftshinweis (siehe 4.1.2.1) verstehen. In einem zweiten Schritt ist dann zu prüfen, ob die Abnehmer diese individuellen Merkmale als Herkunftshinweis auffassen oder lediglich als besonderes Produktdesign verstehen. Hierzu gilt nach der Rechtsprechung der Erfahrungssatz, dass die Abnehmer eine Warengestaltung nicht in ihren Einzelbestandteilen betrachten und besondere Gestaltungselemente der Ware selbst eher als Design und nicht als Herkunftsmerkmal auffassen (siehe 4.1.5.3).129 Beispiel: Zwischen der nachstehend links abgebildeten Bildmarke „Citrovin“ und der rechts abgebildeten Verpackung (dreidimensionales Zeichen) mit der Bezeichnung „Zitronello“, die beide Zitronensaftkonzentrat enthalten, besteht nur schwache Ähnlichkeit. Die Wortbestandteile der Marken „Citrovin“ und „Zitronello“ unterscheiden sich deutlich. Gleiches gilt für die als Halskrause gestalteten Etiketten, einmal in runder Form und das andere Mal in Blattform. Hinsichtlich der dreidimensionalen Gestaltung war das Gericht der Ansicht, dass die in Zitronenform gestalteten Behältnisse zwar ein individuelles Merkmal sind, die Abnehmer/Verbraucher darin aber keinen besonderen Herkunftshinweis erkennen, sondern vorrangig auf den Inhalt der Flaschen schließen, die Flaschen form also produktbeschreibend ist.130 Aufgabe: Betrachten Sie für ca. 10 Sekunden die nachfolgenden zwei Wort /Bildmarken, decken Sie dann den Teil des Buches ab und lesen Sie zunächst weiter. Mobililli unterwegs 129 BGH, 05.12.2002 – I ZR 91/00, GRUR 2003, 332 „Abschlussstück“; BGH, 25.01.2007 – I ZR 22/04, GRUR 2007, 780 „Pralinenform“. 130 OLG Frankfurt, 19.02.2003 – 6 U 16/03, GRUR-RR 2004, 134 „Plastikzitrone“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 98 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 99 4. Kapitel: Markenrecht98 4.3.6.4 Kennzeichnungskraft des Markenzeichens a) Begriff und Funktion Die Kennzeichnungskraft der Klägermarke beeinflusst die Beurteilung der Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen. Es gilt der Grundsatz: Je kennzeichnungskräftiger eine Marke ist, desto deutlicher müssen die Unterschiede zwischen den kollidierenden Zeichen sein, damit eine Ähnlichkeit abzulehnen ist. In anderer Formulierung: Je größer die Kennzeichnungskraft, desto weiter muss der „Abstand“ sein, den die jüngere Marke zur Vermeidung von Verwechslungsgefahr einzuhalten hat.131 Man spricht bildhaft vom „Schutzumfang“ der Marke132 und kann sich das wie folgt veranschaulichen: Die Kennzeichnungskraft bzw. der Schutzumfang der Marke bestimmt also die Reichweite des Markenrechts. Sie legt fest, gegen welche anderen Zeichen ein Anspruch nach § 14 Abs. 5 MarkenG besteht und gegen welche nicht. Für die Bestimmung der Kennzeichnungskraft gibt es drei unterschiedliche Grade:133 • schwache oder geringe Kennzeichnungskraft, • normale oder durchschnittliche Kennzeichnungskraft, • starke oder hohe Kennzeichnungskraft. Schließlich ist es möglich, dass durch die Stärkung der Kennzeichnungskraft eine „bekannte Marke“ i. S. d. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entsteht, die dem Markeninhaber einen gesteigerten Schutz gewährt (siehe 4.3.7). 131 EuGH, 11.11.1997 – C-251/95, GRUR 1998, 387 „Springende Raubkatze“; BGH, 26.04.2001 – I ZR 212/98, GRUR 2002, 167 „Bit/Bud“. 132 BGH, 05.04.2001 – I ZR 168/98, GRUR 2002, 171 „Marlboro-Dach“; BGH, 22.09.2005 – I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 „coccodrillo“. 133 Vgl. Ingerl/Rohnke (2010), § 14 Rn. 513; die Differenzierung wird zum Teil noch auf „sehr schwache“ bzw. „sehr starke“ Kennzeichnungskraft erweitert. Eurotrans Intercargo Intersped Intertransit Intertrans Dienstleistungen: Speditions- und Transportleistungen M A J O R MEYER Way Waren: Gestrickte und gewirkte Leibwäsche Marke mit geringem Schutzumfang Marke mit großem Schutzumfang Abbildung 13 – Marke Kennzeichnungskraft Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 98 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 99 4.3 Der Anspruch des Markeninhabers aus § 14 MarkenG 99 Das führt unmittelbar zu der Frage, welchen Grad von Kennzeichnungskraft die eigene Marke aufweist und durch welche Kriterien der Grad der Kennzeichnungskraft beeinflusst wird. Dabei kann man zwischen der originären (ursprünglichen) Kennzeichnungskraft, welche die Marke bereits bei der Eintragung aufweist, und etwaigen späteren Änderungen der Kennzeichnungskraft unterscheiden. b) Originäre Kennzeichnungskraft Die Bestimmung der originären Kennzeichnungskraft orientiert sich an der Individualität einer Marke: Je individueller ein Zeichen ist und je mehr charakteristische Merkmale ein Zeichen aufweist, desto eher bleibt es den Abnehmern im Gedächtnis und desto höher ist die Kennzeichnungskraft.134 Die originäre Kennzeichnungskraft knüpft also am Merkmal der Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG an und erweitert diesen Gedanken auf die eingetragenen Marken. Weist die Marke einen hohen Grad an produktbeschreibenden Elementen auf, hat sie nur eine schwache Kennzeichnungskraft.135 Man spricht von Marken mit beschreibendem Charakter. Solche Marken haben die Hürde der absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG gerade noch genommen. Geht es bei einer Marke mit beschreibendem Charakter um die Frage, ob Verwechslungsgefahr mit einem anderen Zeichen besteht, kommt es entscheidend darauf an, ob Übereinstimmung bei den (wenigen) individuellen (schutzbegründenden) Merkmalen besteht.136 Beispiel: Die Wortmarke „Schuhpark“, eingetragen für „Stiefel, Halbstiefel, Hausschuhe, Schuhe, Slipper, Pantoffeln, Sandalen, Überschuhe, Überstiefel, Gummischuhe, Holzschuhe“, hat nur schwache Kennzeichnungskraft, da der Bestandteil „Schuh“ beschreibend für die Waren ist und der Bestandteil „Park“ lediglich auf die Größe der Verkaufseinrichtung hinweist.137 Bildmarken haben eine geringe Kennzeichnungskraft, wenn das Zeichen über beschreibende Darstellungen oder einfache graphische Elemente hinaus nur wenige individuelle Merkmale enthält, wie dies etwa bei der nachstehend ab gebildeten Marke „Zahnpastastrang“ der Fall ist.138 Ein weiteres Indiz für geringe oder sehr geringe Kennzeichnungskraft liegt vor, wenn für identische oder sehr ähnliche Waren oder Dienstleistungen eine 134 EuGH, 04.05.1999 – C 108/97, GRUR 1999, 723 „Windsurfing Chiemsee“; EuGH, 22.06.1999 – C-342/97, GRUR Int. 1999, 734 „Lloyd/Meyer Schuhfabrik“. 135 BGH, 29.05.2008 – I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 „Pantohexal“; 29.05.2008 – I ZB 55/05, GRUR 2008, 909 „Pantogast“. 136 BGH, 24.02.2011 – I ZR 154/09, GRUR-Prax 2011, 374 „Enzymax/Enzymix“ (Anm. Kochendörfer). 137 BGH, 03.04.2008 – I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 „Schuhpark“. 138 BGH, 26.10.2000 – I ZB 3/98, GRUR 2001, 239 „Zahnpastastrang“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 100 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 101 4. Kapitel: Markenrecht100 größere Anzahl von ähnlichen Marken bereits eingetragen ist und benutzt wird. Die Rechtsprechung nimmt dann an, dass das Zeichen eine eher geringe Individualität und Kennzeichnungskraft besitzt.139 Praxis: Kennzeichnungskraft und Assoziationswirkung Viele Unternehmen neigen wegen der unmittelbaren Assoziation, die beim Abnehmer ausgelöst wird, zunächst dazu, Marken mit beschreibendem Charakter auszuwählen bzw. zu gestalten. Die rechtlichen Nachteile, die damit verbunden sind, liegen nach den vorstehenden Ausführungen auf der Hand. Gleiches gilt für diejenigen, die bei der Gestaltung ihrer Marke bestehenden Moden folgen.140 Wegen der schwachen Kennzeichnungskraft solcher Marken ist der Schutzumfang im Regelfall gering. Liegen keine Anzeichen für eine geringe Kennzeichnungskraft vor, hat das Markenzeichen in aller Regel eine normale Kennzeichnungskraft.141 Das gilt grundsätzlich auch für Marken, die aus bloß einem einzigen Buchstaben oder einer Buchstabenkombination bzw. aus Zahlen oder einer Buchstaben-/Zahlenkombinationen bestehen. Beispiel: Buchstabe „X“ für Bekleidung142; Buchstabenkombination „IMS“ für elektronische Dokumentenverwaltung143; Zahl „1“ zur Unterscheidung von Fern sehsendern144 c) Änderungen der Kennzeichnungskraft Die originäre Kennzeichnungskraft wird durch eine intensive Benutzung der Marke gestärkt. Der Markeninhaber hat es also in der Hand, wie sich der Schutzumfang seiner Marke entwickelt. Kriterien, nach denen der Grad der Benutzung zu beurteilen ist, sind nach der Rechtsprechung folgende:145 • der von der Marke gehaltene Marktanteil sowie Umsatz- und Absatzzahlen, • die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Markenbenutzung, • der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke, 139 BGH, 11.02.1999 – I ZB 16/97, GRUR 1999, 586 „White Lion“; BGH, 15.02.2001 – I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161 „CompuNet/ComNet“. 140 Dazu instruktiv: Bugdahl (2005). 141 BGH, 24.02.2000 – I ZR 168/97, GRUR 2000, 1028 „Ballermann“. Nur in besonderen Ausnahmefällen kann die originäre Kennzeichnungskraft sogar schon von Anfang an hoch sein (EuGH, 22.06.1999 – C-342/97, GRUR Int. 1999, 734 „Lloyd/Meyer Schuhfabrik“). 142 BPatG, 29.11.2005 – 27 W (pat) 273/04. 143 BGH, 08.11.2001 – I ZR 139/99, GRUR 2002, 626 „IMS“. 144 BGH, 20.10.1999 – I ZR 110/97, GRUR 2000, 608 „ARD-1“. 145 EuGH, 04.05.1999 – C 108/97, GRUR 1999, 723 Rn. 51 „Windsurfing Chiemsee“; EuGH, 22.06.1999 – C-342/97, GRUR Int. 1999, 734 Rn. 23 „Lloyd/Meyer Schuhfabrik“;BGH, 05.11.2008 – I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 „Stofffähnchen“ Rn. 30. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 100 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 101 4.3 Der Anspruch des Markeninhabers aus § 14 MarkenG 101 • der Anteil der Abnehmer, der die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt (Bekanntheit im „Verkehr“). Das Markenrecht honoriert auf diese Weise die Investitionen, welche das Unternehmen für die Marke aufwendet. Allerdings hat die Rechtsprechung keine genauen Prozentzahlen bzw. Schwellenwerte aufgestellt, anhand derer sich eindeutig angeben ließe, ob sich die Kennzeichnungskraft verstärkt hat. Beispiel: Für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft kann ein Bekanntheits grad von 34 % ausreichen.146 Ausreichend ist etwa auch ein Marktanteil von 50 % oder mehr,147 während ein Jahresumsatz von mehreren Millionen EUR allein nicht genügen soll.148 Vertiefung: Ausdehnung der Kennzeichnungskraft und Verwechslungsgefahr Die Stärkung der Kennzeichnungskraft kann dazu führen, dass Kollisionslagen zwischen Marken entstehen, gegen die der Markeninhaber wegen des zunächst geringeren Schutzumfangs bei der Eintragung gar nicht vorgehen konnte. Gerät eine prioritätsjüngere Marke dadurch plötzlich in die Gefahr, vom Inhaber einer älteren Marke in Anspruch genommen zu werden? Es ist klar, dass der jüngeren Marke nicht einfach eine geschützte Rechtsposition entzogen werden darf, die sie zum Zeitpunkt ihrer Eintragung hatte. Konnte also der Inhaber der älteren Marke zum Zeitpunkt der Eintragung der jüngeren Marke gegen diese nicht vorgehen, so ändert auch eine etwaige spätere Verstärkung des Schutzumfangs nichts an dieser Lage. Etwas anderes gilt für den Fall, dass das gegnerische Zeichen gar keinen Markenschutz besitzt und somit auch zu keinem Zeitpunkt eine geschützte Rechtsposition hatte.149 Die Kennzeichnungskraft kann sich umgekehrt durch unzureichende Benutzung der Marke abschwächen. Zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft kommt es dann, wenn es im Umfeld der Marke eine erhebliche Anzahl ähnlicher Marken für ähnliche Waren oder Dienstleistungen gibt, so dass sich die Abnehmer an die Existenz weiterer Kennzeichen im Ähnlichkeitsbereich gewöhnt haben.150 Entweder besteht diese Häufung ähnlicher Marken schon bei Anmeldung von Anfang an oder sie tritt später deswegen auf, weil der Markeninhaber seine Marke nicht gegen prioritätsjüngere identische oder ähnliche Marken verteidigt, er also gegen solche Markenanmeldungen keinen Widerspruch einlegt oder deren Benutzung im Markt duldet, ohne dagegen nach § 14 MarkenG vorzugehen.151 146 BGH, 24.02.2005 – I ZB 2/04, GRUR 2005, 513 „Mey/Ella May“. 147 BGH, 10.10.2002 – I ZR 235/00, GRUR 2003, 428 „BIG BERTHA“; BGH, 29.06.2006 – I ZR 110/03, GRUR 2006, 937 „Ichthol II“. 148 BGH, 28.08.2003 – I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044 „Kelly“. 149 BGH, 10.10.2002 – I ZR 235/00, GRUR 2003, 428 „BIG BERTHA“; EuGH, 02.04.2006 – C-145/05, GRUR 2006, 495 „Levi Strauss“. 150 BGH, 21.02.2002 – I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 „defacto“. 151 BGH, 08.11.2001 – I ZR 139/99, GRUR 2002, 626 „IMS“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 102 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 103 4. Kapitel: Markenrecht102 4.3.6.5 Ähnlichkeit von komplexen Markenzeichen Bei einer Wortmarke, wie etwa „Persil“, ist der Gegenstand, den man für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit betrachtet, einfach das gesamte Wort. Das ist unproblematisch. Sobald die Marke aber aus mehreren Bestandteilen besteht (z. B. Wörter und Bilder), stellt sich die Frage, ob für die Beurteilung der Ähnlichkeit alle Bestandteile des Markenzeichens in gleicher Weise zu berücksichtigen sind oder ob einzelne Elemente eine hervorgehobene Bedeutung („prägend“) bzw. eine selbständig kennzeichnende („dominierende“) Stellung haben.152 Grundlage dafür ist der Erfahrungssatz, dass sich die Abnehmer bei manchen Markenzeichen an einzelne Bestandteile der Marke besser und an Details schlechter oder gar nicht mehr erinnern. Aufgabe Machen Sie selbst den Test: Oben am Ende des Abschnitts 4.3.6 sollten Sie sich zwei Wort /Bildmarken merken. Nehmen Sie jetzt ein Blatt Papier und versuchen Sie aus dem Gedächtnis die Marken wiederzugeben. Wenn Sie fertig sind, blät tern Sie zurück, vergleichen Ihr Bild mit den Originalmarken und notieren sich die Abweichungen. Wenn einzelne Elemente den Gesamteindruck dominieren bzw. prägen, kommt es für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit allein auf diese Elemente und deren Übereinstimmung mit dem Zeichen des Beklagten an.153 Diese Regel darf aber nicht so verstanden werden, dass einzelne Elemente einer älteren Marke isoliert auf Verwechslungsgefahr mit einer jüngeren Marke überprüft werden können. Maßgeblich ist trotz Prägung immer der Gesamteindruck des Markenzeichens in seiner registrierten Form.154 Beispiel: Die nachstehend abgebildete Wort /Bildmarke wurde für Zitronenlikör angemeldet. Gegen diese Anmeldung wurde vom Inhaber der Wortmarke „Limonchelo“ Widerspruch eingelegt. Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks hat der EuGH entschieden, dass der Wortbestandteil „Limoncello“ sowie der „mit Zitronen 152 EuGH, 11.11.1997 – C-251/95, GRUR 1998, 387 Rn. 24 „Springende Raubkatze“; BGH, 05.04.2001 – I ZR 168/98, GRUR 2002, 171 „Marlboro-Dach“. 153 EuGH, 28.04.2004 – C-3/03 P, GRUR Int. 2004, 843 „Matratzen Concord“; EuGH, 06.10.2005 – C-120/04, GRUR 2005, 1042 „THOMSON LIFE“; EuGH, 12.06.2007 – C 334/05 P, GRUR 2007, 700 „Limoncello“; BGH, 13.10.2004 – I ZB 4/02, GRUR 2005, 326 „il padrone/Il Portone“; BGH, 11.05.2006 – I ZB 28/04, GRUR 2006, 859 „Maltesterkreuz“; BGH, 03.04.2008 – I ZB 61/07, GRUR 2008, 903 „Sierra Antiguo“; BGH, 05.11.2008 – I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 „Stofffähnchen“ Rn. 34 ff. 154 BGH, 05.11.2008 – I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 „Stofffähnchen“ Rn. 36. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 102 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 103 4.3 Der Anspruch des Markeninhabers aus § 14 MarkenG 103 verzierte runde Teller“ prägende Bestandteile der Marke sind.155 Zwischen den Wörtern „Limoncello“ und „Limonchelo“ besteht klanglich und visuell eine hohe Ähnlichkeit. Daran ändert sich auch nichts durch die hinzugefügten Bestandteile „della costiera amalfitana“ und „shaker“, weil der Kunde sich daran nicht orien tiert und diese daher für ihn nicht prägend sind. Die Ähnlichkeit wird durch das Bildelement mit dem Zitronenteller zwar verringert, aber nicht ausgeschlossen, auch weil die Zitronen beschreibend für das Produkt sind. Im Ergebnis wurde daher Verwechslungsgefahr bejaht.156 Es gibt eine Reihe von Faustregeln, welche die Rechtsprechung im Laufe der Zeit zur Frage der Prägung eines Markenzeichens durch einzelne Elemente aufgestellt hat: • Der Gesamteindruck einer Wort-/Bildmarke wird in klanglicher Hinsicht im Regelfall durch den Wortbestandteil bestimmt, weil die Abnehmer unter Verwendung des Wortbestandteils über die Marke sprechen. In visueller Hinsicht wird die Marke nur dann durch den Wortbestandteil geprägt, wenn die Bildelemente lediglich aus nichtssagenden oder nicht ins Gewicht fallenden Verzierungen bestehen.157 Bei komplexen Wort-/Bildmarken kann im Einzelfall auch noch innerhalb der Wort- und Bildbestandteile wiederum zwischen prägenden und unbedeutenden Teilelementen differenziert werden.158 • Besteht eine Wortmarke aus einem Personennamen, kommt in der Regel weder Vor- noch Nachname eine besondere Prägung zu.159 • Enthält eine Marke beschreibende Bestandteile, die isoliert betrachtet wegen absoluter Schutzhindernisse gar nicht eintragungsfähig wären, sind nur die anderen Teile des Markenzeichens für die Verwechslungsgefahr bedeutsam und damit prägend.160 Beispiel: Die nachstehende Marke für einen Event Veranstalter ist nur wegen der graphischen Elemente überhaupt eintragungsfähig. Der Wortbestandteil ist beschreibend und spielt daher für die Verwechslungsgefahr keine Rolle. Eine besondere Konstellation stellen Wortmarken dar, die aus einem Unternehmenskennzeichen oder einem Stammbestandteil einer Serienmarke und einem zweiten selbständigen, individualisierenden Element bestehen. Beispiel: Blendax Pep, falke run, Alka Seltzer Die Rechtsprechung geht in solchen Fällen grundsätzlich davon aus, dass der Firmenname bzw. der Stammbestandteil in der Wahrnehmung durch die Abnehmer zurücktritt und es vorrangig auf die restlichen, spezifisch pro- 155 EuGH, 12.06.2007 – C 334/05 P, GRUR 2007, 700 „Limoncello“. 156 EuG, 12.11.2008 – T-7/04, GRUR Int. 2009, 588 „Limoncello“. 157 BGH, 26.04.2001 – I ZR 212/98, GRUR 2002, 167 „Bit/Bud“. 158 BGH, 20.12.2001 – I ZR 60/99, GRUR 2002, 809 „Frühstücks-Drink I“; BGH, 20.09.2007 – I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 „Kinderzeit“. 159 BGH, 24.02.2005 – I ZB 2/04, GRUR 2005, 513 „MEY/Ella May“. 160 BGH, 06.12.2001 – I ZR 136/99, GRUR 2002, 814 „Festspielhaus“; BGH, 20.03.2003 – I ZR 60/01, GRUR 2003, 963 „AntiVir“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 104 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 105 4. Kapitel: Markenrecht104 duktbezogenen Elemente der Wortmarke ankommt.161 Der produktbezogene Bestandteil kann dabei eine Verwechslungsgefahr in weiterem Sinn begründen, wenn die dafür zusätzlich benötigten besonderen Umstände vorliegen (siehe 4.3.6.2). Beispiel: Die Inhaberin der Marke „Alka Seltzer“ klagt gegen die Verwendung des Zeichens „Togal Seltzer“.162 Nimmt man für den Bestandteil „Seltzer“ eine eigenständig kennzeichnende Stellung an, wäre dann die Gefahr der Verwechs lung in weiterem Sinne zu prüfen, nämlich ob die Abnehmer annehmen könnten, dass die Waren aus zumindest wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stam men. Gegen die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung spricht in unserem Fall jedoch, dass beide Marken ein herstellerbezogenes Element aufweisen und das Zeichen „Alka Seltzer“ nicht vollständig, sondern ohne den Bestandteil „Alka“ übernommen wurde. Der BGH hat daher eine Verwechs lungsgefahr abgelehnt. 4.3.6.6 Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit a) Überblick Maßgeblich für die Frage, ob die Waren oder Dienstleistungen ähnlich sind, sind allein die beim DPMA eingetragenen Klassen und Bezeichnungen.163 Unerheblich ist es, für welche Waren oder Dienstleistungen der Markeninhaber die Marke tatsächlich benutzt. Beispiel: Ist die Marke etwa für „Automobile und Zubehör“ eingetragen, beur teilt sich die Warenähnlichkeit nur nach diesen Produkten, auch wenn durch Li zenz , Vermarktung oder Merchandisingvereinbarungen andere Unternehmen unter der Marke Waren vertreiben, die anderen Klassen bzw. Produktgruppen zuzuordnen sind.164 Der Grad der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit wird in gleicher Weise wie bei der Zeichenähnlichkeit nach den fünf Stufen bestimmt (siehe 4.3.6.3): sehr hoch, hoch, durchschnittlich, gering oder sehr gering. Sind – wie in der Praxis häufig – für die Marke mehrere Waren oder Dienstleistungen eingetragen, muss die Ähnlichkeit für jede eingetragene Waren- oder Dienstleistungsart gesondert untersucht werden.165 161 BGH, 14.03.1996 – I ZB 36/93, GRUR 1996, 404 „Blendax Pep“; BGH, 04.02.1999 – I ZB 38/96, GRUR 1999, 583 „Lora de Recoaro“; BGH, 21.09.2000 – I ZR 143/98, GRUR 2001, 164 „Wintergarten“; BGH, 20.12.2001 – I ZR 78/99, GRUR 2002, 342 „Astra/ Estra-Puren“; BGH 28.06.2007 – I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 „INTERCONNECT/ T-InterConnect“; BGH, 29.05.2008 – I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 „Pantohexal“. 162 BGH, 18.06.1998 – I ZR 15/96, GRUR 1998, 942 „Alka-Seltzer“; vgl. auch BGH, 03.04.2008 – I ZB 61/07, GRUR 2008, 903 „Sierra Antigua“. 163 BGH, 10.10.2002 – I ZR 235/00, GRUR 2003, 428 „BIG BERTHA“; BGH, 29.04.2004 – I ZR 191/01, GRUR 2004, 779 „Zwilling/Zweibrüder“. 164 BGH, 19.02.2004 – I ZR 172/01, GRUR 2004, 594 „Ferrari-Pferd“; BGH, 30.03.2006 – I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 „Tosca Blue“ Rn. 14; BGH, 28.09.2006 – I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 „COHIBA“. 165 BGH, 11.05.1995 – I ZR 111/93, GRUR 1995, 808 „P3-plastoclin“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 104 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 105 4.3 Der Anspruch des Markeninhabers aus § 14 MarkenG 105 Für die Beurteilung der Ähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen und umfassend zu bewerten, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers/Klägers und des Beklagten kennzeichnen.166 Kriterien dafür sind „insbesondere • die Art der Waren [oder Dienstleistungen], • ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie • die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren [oder Dienstleistungen].“167 Die nachfolgenden Beispiele sollen lediglich veranschaulichen, in welchen Fällen die Rechtsprechung Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit bejaht bzw. verneint hat.168 Die Beispiele können nicht ohne weiteres verallgemeinert werden, weil es immer auf die im konkreten Fall sich gegenüberstehenden Produkte ankommt. Sie bieten also nur eine Orientierung. Beispiel: Warenähnlichkeit wurde angenommen zwischen Schokoladenproduk ten und Milchdessert,169 zwischen Reinigungs und Desinfektionsmitteln und Laborartikeln, Chemikalien und Reagenzien,170 zwischen Schuhwaren, Kopfbe deckungen und Bekleidungsstücke.171 Sie wurde verneint zwischen Zigarren und Bier/Fruchtsäften,172 zwischen Autos und Zubehörteilen für Computerspiele,173 zwischen Parfüm und Lederwaren.174 Dienstleistungsähnlichkeit wurde bejaht zwischen Finanzdienstleistungen und Dienstleistungen im Immobilienbereich,175 sie wurde aber verneint zwischen Versicherungs und Immobilienwesen.176 b) Art der Waren oder Dienstleistungen Waren oder Dienstleistungen sind nach ihrer Art ähnlich, wenn sie zu derselben Waren- oder Dienstleistungsgattung gehören oder eine ähnliche stoffliche Zusammensetzung (Holz, Metall, Kunststoff etc.) haben. Für die Begründung einer Ähnlichkeit genügt es aber nicht schon allein, dass die konkreten Waren oder Dienstleistungen zu derselben Klasse der Nizzaer Klassifikation gehören. Umgekehrt kann nicht einfach Unähnlichkeit angenommen werden, wenn die Waren oder Dienstleistungen verschiedenen Klassen angehören.177 Trotzdem stellt es ein Indiz für die Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit dar, wenn 166 EuGH, 11.05.2006 – C-416/04 P, GRUR 2006, 582 „The Sunrider/VITAFRUIT“ Rn. 85; BGH, 28.09.2006 – I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 „COHIBA“ Rn. 20. 167 BGH, 19.02.2004 – I ZR 172/01, GRUR 2004, 594 „Ferrari-Pferd“; BGH, 20.09.2007 – I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 „Kinderzeit“ Rn. 23. 168 Detaillierte Übersichten über die Rechtsprechung finden sich bei Richter/Stoppel (2008). 169 BGH, 20.09.2007 – I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 „Kinderzeit“. 170 OLG Köln, 20.01.2006 – 6 U 146/05, GRUR-RR 2006, 370 „Ecolab“. 171 BPatG, 14.03.2006 – 27 W (pat) 35/05, „Lea/Lee“ unter www.bpatg.de. 172 BGH, 28.09.2006 – I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 „COHIBA“. 173 BGH, 19.02.2004 – I ZR 172/01, GRUR 2004, 594 „Ferrari-Pferd“. 174 BGH, 30.03.2006 – I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 „TOSCA BLU“. 175 BGH, 24.01.2002 – I ZR 156/99, GRUR 2002, 544 „Bank 24“. 176 BPatG, 14.03.2006 – 33 W (pat) 54/03, „Set Index/Sets“ unter www.bpatg.de. 177 EuG, 07.02.2006 – T-202/03, GRUR Int. 2006, 507 „COMP USA“ Rn. 38; EuG, 16.05.2007 – T-158/05, GRUR Int. 2007, 1014 „Alltrek“ Rn. 61. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 106 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 107 4. Kapitel: Markenrecht106 es für die eigenen Waren oder Dienstleistungen und diejenigen des Gegners/ Beklagten einen gemeinsamen Oberbegriff (Gattungsbegriff) gibt, welcher der Nizzaer Klassifikation entnommen ist und ein überschaubares Waren- oder Dienstleistungsgebiet umfasst.178 Praxis: Recherche vor der Eintragung Da es für die Ähnlichkeit auf die Begrifflichkeiten ankommt, ist bei der Beschreibung der Waren- und Dienstleistungen darauf zu achten, welche Begriffe bei der Eintragung verwendet werden und welche Begriffe konkurrierende Unternehmen verwenden. Daher sollte bei der Recherche vor der Eintragung darauf geachtet werden, welche Begriffe andere Markeninhaber in den Klassen verwenden, für welche die Marke eingetragen werden soll. Zwischen Waren und Dienstleistungen besteht in der Regel keine Ähnlichkeit. In Ausnahmefällen ist aber eine Ähnlichkeit doch zu bejahen, wenn aus besonderen Gründen für die Abnehmer Anlass zur Annahme besteht, dass Waren und Dienstleistungen von demselben Unternehmen stammen. Beispiel: Ähnlichkeit von Dienstleistungen eines Hotels oder Restaurants mit Wein bzw. alkoholischen Getränken179 c) Verwendungszweck Der Verwendungszweck ist ein wichtiges Kriterium, da sich die Abnehmer damit am meisten befassen und dazu die klarsten Vorstellungen haben. Maßgeblich ist dabei, ob es sich um konkurrierende oder sich ergänzende Waren oder Dienstleistungen handelt. Beispiel: Mineralwasser und Wein sind ähnlich, da sie ergänzend oder vermischt miteinander konsumiert werden.180 Es reicht nicht aus, wenn sich die Waren oder Dienstleistungen in irgendeiner Hinsicht ergänzen. Erforderlich ist vielmehr ein enger funktioneller Zusammenhang, wonach das eine Produkt für die Verwendung des anderen Produkts unentbehrlich oder zumindest wichtig ist. Beispiel: Keine Ähnlichkeit besteht zwischen Parfüm und Lederwaren,181 auch wenn solche Produkte als Luxusartikel durchaus im Wege der Lizensierungspraxis unter derselben Marke vertrieben werden. 178 BGH, 08.10.1998 – I ZB 35/95, GRUR 1999, 245 „Libero“ unter IV 2.b) der Gründe. 179 BGH, 20.01.2000 – I ZB 32/97, GRUR 2000, 883 „Pappagallo“. 180 BGH, 16.11.2000 – I ZR 34/98, GRUR 2001, 507 „EVIAN/REVIAN“. 181 BGH, 30.03.2006 – I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 „TOSCA BLU“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 106 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 107 4.3 Der Anspruch des Markeninhabers aus § 14 MarkenG 107 d) Herkunft aus demselben Unternehmen In der Praxis kommt der Frage, ob die Abnehmer annehmen dürfen, die Waren oder Dienstleistungen würden von demselben Unternehmen oder zumindest unter der Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt (betriebliche Herkunft), eine wichtige Bedeutung zu. In einem solchen Fall gehen die Kunden von einer gleichbleibenden Qualität aus.182 Die Abnehmer werden zu einer solchen Annahme etwa dann neigen, wenn sie aufgrund der Bedeutung des Teils für das Endprodukt von einer einheitlichen Kontrollverantwortung des Inhabers der Marke auch für das Zulieferprodukt ausgehen dürfen. Beispiel: Ähnlichkeit hat die Rechtsprechung zwischen Sportwagen und Brem sen angenommen.183 4.3.6.7 Wechselwirkung Die Prüfung der Verwechslungsgefahr schließt mit einer Gesamtbewertung ab. Die von der Rechtsprechung als „Wechselwirkung“ bezeichnete Abwägung setzt den Grad der Ähnlichkeit der Zeichen und die Kennzeichnungskraft der Klägermarke mit dem Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen in Beziehung.184 Merksatz: Wechselwirkung Ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt. Je ähnlicher etwa die Zeichen sind, desto unähnlicher müssen die Waren oder Dienstleistungen sein, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden. Die nachfolgende Tabelle gibt Faustregeln für die Abwägung im Rahmen der Wechselwirkung wieder. In der Praxis kommt es immer auf die im konkreten Einzelfall anzustellende Abwägung an. 182 BGH, 26.11.1998 – I ZB 18 /96, GRUR 1999, 496 „Tiffany“. 183 BPatG, 25.11.1998 – 28 W (pat) 188 /97, „VARGA/TARGA“ 184 EuGH, 11.11.1997 – C-251/95, GRUR 1998, 387 „Springende Raubkatze“ Rn. 22; EuGH, 22.06.1999 – C-342/97, GRUR Int. 1999, 734 „Lloyd“ Rn. 18 ff.; EuGH, 12.06.2007 – C 334/05 P, GRUR 2007, 700 „Limoncello“ Rn. 34 f.; EuG, 23.10.2002 – T-104/01, GRUR Int. 2003, 247 „fifties“; EuG, 15.02.2005 – T-169/02, GRUR Int. 2005, 497 „Modelo/Negra Modelo“; EuG, 16.05.2007 – T-491/04, GRUR Int. 2007, 839 „Fokus“; BGH, 03.04.2008 – I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 „Schuhpark“ Rn. 23; BGH, 05.11.2008 – I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 „Stofffähnchen“ Rn. 26. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 108 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 109 4. Kapitel: Markenrecht108 Zeichenähnlichkeit Kennzeichnungskraft Warenähnlichkeit Verwechslungsgefahr hoch oder sehr hoch durchschnittlich gering in der Regel gege ben185 hoch durchschnittlich durchschnittlich in der Regel gege ben186 durchschnittlich durchschnittlich durchschnittlich wahrscheinlich gegeben187 hoch schwach durchschnittlich wahrscheinlich nicht gegeben188 durchschnittlich durchschnittlich gering bis sehr gering in der Regel nicht gegeben189 gering bis sehr gering durchschnittlich durchschnittlich in der Regel nicht gegeben gering bis sehr hoch gering bis sehr hoch unähnlich nicht gegeben190 unähnlich gering bis sehr hoch gering bis sehr hoch nicht gegeben191 4.3.7 Besonderer Schutz bekannter Marken Bekannte Marken haben nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG einen besonderen Schutz. Ist eine Marke bekannt, kommt es nur noch darauf an, ob Zeichenähnlichkeit besteht und der Beklagte die Bekanntheit der Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Auf eine Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kommt es nicht an.192 4.3.7.1 Bekanntheit der Marke Eine Marke wird zu einer „bekannten Marke“, wenn ein bedeutender Teil der Abnehmer die Marke erkennt.193 Die Rechtsprechung vermeidet es, sich auf feste Prozentsätze festzulegen. Als Orientierungswert kann von einem Prozentsatz von 35 % und höher ausgegangen werden.194 Für die Ermittlung, ob 185 BGH, 22.09.2005 – I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 „coccodrillo“. 186 EuGH, 26.04.2007 – C-412/05 P, GRUR Int. 2007, 718 „Travatan II“; BGH, 13.11.2003 – I ZR 184/01, GRUR 2004, 240 „MIDAS/MedAS“; BGH, 07.10.2004 – I ZR 91/02, GRUR 2005, 427 „Lila Schokolade“. 187 Vgl. Büscher, in: Büscher/Dittmer/Schiwy (2011), § 14 MarkenG Rn. 381. 188 BGH, 20.03.2003 – I ZR 60/01, GRUR 2003, 963 „AntiVir/AntiVirus”. 189 BGH, 10.11.1999 – I ZB 13/97, GRUR 2000, 603 „Ketof/ETOP“. 190 BGH, 08.10.1998 – I ZB 35/95, GRUR 1999, 245 „Libero“ unter IV 2.a) der Gründe. 191 EuGH, 29.09.1998 – C-39/97, GRUR 1998, 922 „Cannon“; BGH, 08.10.1998 – I ZB 35/95, GRUR 1999, 245 „Libero“ Gründe IV 2.b). 192 BGH, 30.10.2003 – I ZR 236/97, GRUR 2004, 235 „Davidoff II“. 193 EuGH, 14.09.1999 – C-375/97, GRUR Int. 2000, 73 „Chevy“. 194 BGH, 29.11.1990 – I ZR 13/89, GRUR 1991, 465 „Salomon“; OLG Hamburg, 04.06.1998 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 108 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 109 4.3 Der Anspruch des Markeninhabers aus § 14 MarkenG 109 der erforderliche Bekanntheitsgrad erreicht ist, gelten dieselben Kriterien wie für die Bestimmung der „Verkehrsgeltung“ bzw. „Verkehrsdurchsetzung“ von Benutzungsmarken (siehe 4.1.3.2). Beispiel: Als bekannte Marken anerkannt wurden etwa „Boss“, „Porsche“ oder VISA.195 Die Frage, ab welchem Zeitpunkt die nötige Bekanntheit erreicht ist und die daraus resultierenden Rechte geltend gemacht werden können, bestimmt sich nach denselben Regeln wie bei der Kennzeichnungskraft (siehe 4.3.7.3). Kommt es etwa im Markenrechtsstreit auf die Bekanntheit der Klägermarke an und besteht für das jüngere Zeichen des Beklagten Markenschutz, ist zu ermitteln, ob die Klägermarke zum Zeitpunkt der Eintragung der jüngeren Marke bereits bekannt war oder nicht.196 4.3.7.2 Zeichenähnlichkeit Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit gibt es keine Besonderheiten. Sie erfolgt nach denselben Kriterien wie im Rahmen der Verwechslungsgefahr (siehe 4.3.6.3).197 4.3.7.3 Unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Bekanntheit Die Regelung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG enthält vier Fallgruppen missbräuchlicher Verwendung einer bekannten Marke: Die Bekanntheit einer Marke kann von anderen entweder für sich ausgenutzt oder beeinträchtigt werden. Beide Verhaltensweisen können sich entweder auf die Wertschätzung oder auf die Unterscheidungskraft beziehen. a) Ausnutzen oder Beeinträchtigen der Wertschätzung Die Wertschätzung einer Marke wird ausgenutzt, wenn versucht wird, die positiven Vorstellungen (das Image), welche die Abnehmer von der bekannten Marke haben, auf das jüngere Zeichen zu übertragen.198 Für die Beantwortung dieser Frage, muss in einem ersten Schritt das Image der bekannten Marke bestimmt werden. Im zweiten Schritt ist dann zu prüfen, warum und wie sich das jüngere Zeichen dieses Image zunutze macht. Dabei ist auch eine etwaig bestehende Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit zu berücksichtigen. Kann eine Ähnlichkeit festgestellt werden, ist eher davon auszugehen, dass eine unlautere Ausnutzung der Bekanntheit vorliegt.199 – 3 U 151 /97, GRUR 1999, 339 „Yves Rocher“; OLG Frankfurt, 25.11.1999 – 6 U 189/98, GRUR 2000, 1063 „Spee-Fuchs“. 195 BGH, 21.07.2005 – I ZR 312/02, GRUR 2006, 56 „Boss“; BGH, 15.07.2004 – I ZR 37/01, GRUR 2005, 163 „Porsche“; OLG Hamburg, 20.06.2002 - 3 U 282/99, MarkenR 2004, 301 „VISA“. 196 BGH, 30.10.2003 – I ZR 236/97, GRUR 2004, 235 „Davidoff II“. 197 BGH, 19.02.2004 – I ZR 172/01, GRUR 2004, 594 „Ferrari-Pferd“. 198 OLG Hamburg, 18.09.2003 – 3 U 275/01, GRUR-RR 2003, 367 „duplo“. 199 BGH, 30.10.2003 – I ZR 236/97, GRUR 2004, 235 „Davidoff II“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 110 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 111 4. Kapitel: Markenrecht110 Beispiel: Das Ferrari Emblem steht u. a. für Luxus, Schnelligkeit und Spass am Autofahren. Die Übertragung dieses Images funktioniert, wenn ein ähnliches Zeichen für Computerspielzubehör, wie Lenkräder und Gaspedale, zur Simulation von Autorennen verwendet wird, weil dieselben Bewertungen hierauf übertra gen werden können.200 Der Imagetransfer würde dagegen scheitern, wenn ein ähnliches Zeichen etwa für Waschmittel verwendet würde. Die Wertschätzung einer bekannten Marke wird beeinträchtigt, wenn der Beklagte mit seinem Zeichen das Image schädigt. Es kommt dann zu einem negativen Imagetransfer. Die Qualitätsvorstellungen, welche die Abnehmer einer bekannten Marke entgegenbringen, werden geschädigt, wenn unter dem jüngeren Zeichen minderwertige oder negative Assoziationen auslösende Ware verkauft wird. Beispiel: Die Marke „McDonald“ wird beeinträchtigt, wenn unter den Zeichen „MAC Dog“ und „MAC Cat“ Tierfutter verkauft wird.201 b) Ausnutzen oder Beeinträchtigen der Unterscheidungskraft Die Unterscheidungskraft wird ausgenutzt oder beeinträchtigt, wenn sich das jüngere Zeichen an die originellen und charakteristischen Merkmale der bekannten Marke in positiver oder negativer Weise anhängt. In solchen Fällen macht sich das jüngere Zeichen den Aufmerksamkeits- und Erinnerungswert der bekannten Marke zunutze. Es kann dann zugleich eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung der bekannten Marke vorliegen. Beispiel: Die Wortmarke „Milka“ und die Farbmarke lila wird durch eine lilafar bene Postkarte mit der Aufschrift „Über allen Wipfeln ist Ruh, irgendwo blökt eine Kuh. Muh! Rainer Maria Milka“ in ihrer Unterscheidungskraft ausgenutzt. In diesem Fall ist zwar nicht das Image von Milka betroffen, da die Verbraucher ihre etwaige positive Bewertung der Milka Schokolade nicht auf die Postkarten übertragen. Der Hersteller/Verkäufer der Postkarten macht sich aber die Auf merksamkeit zunutze, welche die Verbraucher der Bezeichnung „Milka“ und der lila Farbe entgegenbringen.202 4.4 Einwendungen und Einreden des Beklagten 4.4.1 Überblick über mögliche Einwendungen und Einreden Der Beklagte kann dem Anspruch aus § 14 MarkenG die Einwendungen und Einreden der §§ 20 – 26 MarkenG entgegensetzen.203 200 BGH, 19.02.2004 – I ZR 172/01, GRUR 2004, 594 „Ferrari-Pferd“. 201 BGH, 30.04.1998 – I ZR 268 /95, GRUR 1999, 161 „MAC Dog“. 202 BGH, 03.02.2005 – I ZR 159/02, GRUR 2005, 583 „Lila-Postkarte“. 203 Während Einwendungen vom Gericht von Amts wegen zu berücksichtigen sind, müssen Einreden vom Beklagten im Prozess ausdrücklich geltend gemacht werden. 4.4 Einwendungen und Einreden des Beklagten Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 110 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 111 4.4 Einwendungen und Einreden des Beklagten 111 Neben der Einrede der Verjährung nach § 20 MarkenG, welche auf die Regeln des BGB verweist, ist die im Zivilrecht allgemein geltende „Verwirkung“ in § 21 MarkenG als Einwendung gesondert geregelt. Danach kann der Markeninhaber gegen eine jüngere, eingetragene Marke nicht vorgehen, wenn er von deren Benutzung Kenntnis hat und innerhalb von fünf Jahren nichts gegen die jüngere Marke unternimmt. Die Kenntnis bezieht sich nach dem Wortlaut des § 21 MarkenG auf die Benutzung der jüngeren Marke, d. h. auf Verletzungshandlungen i. S. d. § 14 Abs. 3 und 4 MarkenG. Speziell markenrechtliche Einwendungen sind: • § 23 MarkenG, der Einzelfälle zur ausnahmsweise zulässigen Nutzung von geschützten Marken enthält, • §§ 25, 26 MarkenG, welche vom Markeninhaber die Benutzung der eigenen Marke verlangen, und • § 24 MarkenG, der die sog. „Erschöpfung“ regelt. Bedeutung hat diese Regelung bei der Frage, ob der Markeninhaber sein Vertriebssystem mit Hilfe seines Markenrechts gegen Außenseiter schützen kann (siehe 15.3.4). 4.4.2 Ausnahmen des § 23 MarkenG § 23 MarkenG begrenzt das Markenrecht im Interesse der Allgemeinheit und von Mitbewerbern, so dass andere ihren Namen benutzen, für ihre Produkte beschreibende Angaben oder notwendige Angaben zu deren Verwendung machen können. § 23 Nr. 1 BGB regelt eine Selbstverständlichkeit und harmoniert das Markenrecht mit dem Kernbereich des Namensrechts nach § 12 BGB, der den Vor- und Familiennamen von Privatpersonen sowie den Handelsnamen eines Unternehmens204 umfasst: Die Benutzung des eigenen Namens kann keine Markenverletzung sein. Nach § 23 Nr. 2 MarkenG ist es zulässig, Wörter zu verwenden, die mit einer älteren Marke identisch oder ähnlich sind, wenn damit die eigenen Waren oder Dienstleistungen beschrieben werden. Zu diesem Problem kann es dann kommen, wenn die ältere Marke beschreibende Bestandteile aufweist oder wenn es sich um eine rein beschreibende Marke handelt, die wegen absoluter Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG an sich gar nicht eintragungsfähig wäre, aber im Wege der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG Markenschutz erlangt hat. Der Schutzumfang solcher Marken wird durch die Regelung des § 23 Nr. 2 MarkenG eingeschränkt. Beispiel: Der Inhaber der älteren Marke „Tour de Kultur“, eingetragen für Rei sedienstleistungen, kann nicht gegen die Verwendung der Bezeichnung „Tour de Culture“ zur Beschreibung von Radreisen vorgehen.205 Die Marke „BIG PACK“, 204 EuGH, 16.11.2004 – C-245/02, GRUR 2005, 153 “Anheuser-Busch/Budvar”. 205 BGH, 18.06.1998 – I ZR 25/96, GRUR 1999, 238 „Tour de culture“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 112 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 113 4. Kapitel: Markenrecht112 eingetragen für Outdoor Produkte kann nicht gegen die Verwendung dieses Ausdrucks für Zigarettengroßpackungen vorgehen.206 Die Regelung des § 23 Nr. 3 MarkenG erlaubt den Herstellern von Ersatz- oder Zubehörteilen diese unter Nennung einer fremden Marke anzubieten, wenn dies notwendig ist. Notwendig ist die Benutzung der fremden Marke, wenn nur dadurch den Abnehmern eine verständliche und vollständige Information über die Verwendung der Ware gegeben werden kann.207 Gleiches gilt für Anbieter von Reparaturdienstleistungen. Beispiel: Der Hersteller von Autoersatzteilen kann etwa die Wortmarke „Audi“ benutzen, um präzise angeben zu können, für welche Modelle von Audi seine Ersatzteile passen. Dazu ist die Benutzung des Wortes „Audi“ ausreichend. Eine Benutzung der für Audi eingetragenen Wort /Bildmarke mit Abbildung der bekannten „Vier Ringe“ ist dagegen nicht notwendig und damit von § 23 Nr. 3 MarkenG nicht gedeckt.208 4.4.3 Benutzung der Marke: §§ 25, 26 MarkenG Aufgabe: Shell-Muschel Im Lehrbuch von Esch zur Markenführung findet sich im Abschnitt E. I. 3.2. eine Darstellung, wie sich die Bildmarke der „Shell Muschel“ im Laufe der Zeit ver ändert hat. 1900 1930 1999 Könnte der Kunde von Shell im Jahr 1900 die Marke des Jahres 1999 wiedererken nen? Wenn das nicht der Fall ist, welche Konsequenzen wären daraus zu ziehen? Der Begriff der „Benutzung“ kommt im Markenrecht an zwei Stellen vor. Die rechtsverletzenden Benutzungshandlungen durch den „Dritten“ werden, wie wir gesehen haben, in § 14 Abs. 3 u. 4 MarkenG definiert (siehe 4.3.3.2). Davon abzugrenzen ist die rechtserhaltende Benutzung i. S. d. §§ 25, 26 MarkenG: Der Inhaber einer Marke darf sich nicht mit der Registereintragung begnügen. Er muss seine Marke auch verwenden. Tut er das nicht, verliert er seine Rechte aus §§ 14, 18, 19 MarkenG.209 Der Benutzungszwang hat nach §§ 25, 26 MarkenG folgende Voraussetzungen: • Funktionsgemäße Benutzung der Marke, • Ernsthaftigkeit der Benutzung, 206 BGH, 14.01.1999 – I ZR 149/96, GRUR 1999, 992 „BIG PACK“. 207 EuGH, 17.03.2005 – C-228/03, GRUR 2005, 509 Rn. 39 „Gilette“. 208 Vgl. OLG Köln, 27.10.2000 – 6 U 91/00, GRUR-RR 2001, 301 „Anzeigenwerbung für EU-Neufahrzeuge“. 209 Für das Widerspruchsverfahren ist der Benutzungszwang in § 43 MarkenG geregelt. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 112 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 113 4.4 Einwendungen und Einreden des Beklagten 113 • Benutzung für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen, • Benutzung des Zeichens in der eingetragenen oder nur unwesentlich davon abweichenden Form, • Beachtung der Fristen des § 25 MarkenG. 4.4.3.1 Funktionsgemäße Benutzung Die rechtserhaltende Benutzung liegt nach der Rechtsprechung nicht vor, wenn die Marke nicht (mehr) als Identifikationsmerkmal für Waren oder Dienstleistungen verwendet wird. a) Funktionsgemäße Benutzung von Warenmarken Eine Warenmarke wird normalerweise dadurch benutzt, dass das Markenzeichen auf der Ware selbst, ihrer Verpackung oder Umhüllung angebracht wird. Der Kunde kann dadurch die Herkunft des Produkts erkennen.210 Funktionsgemäß wird die Marke auch benutzt, wenn Werbung so gestaltet ist, dass der Bezug zwischen der Marke und den Waren deutlich wird. Beispiel: Werden in einem Bestellkatalog oder im Internet Photos eingestellt, auf denen die Waren sichtbar mit der Marke abgebildet sind, stellt dies eine rechtserhaltende Benutzung dar. Wird eine Warenmarke dagegen bloß auf Briefbögen oder Rechnungen, auf Tüten und Taschen oder ausschließlich als Kennzeichen für das Unternehmen verwendet, reicht das für eine rechtserhaltende Benutzung nicht aus.211 Allerdings gibt es Ausnahmefälle, in denen eine unmittelbare Verbindung von Marke und Ware faktisch oder aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich ist. Faktisch unmöglich ist die unmittelbare Verbindung von Marke und Ware etwa bei Schüttgut und Flüssigkeiten. Wirtschaftlich unsinnig ist die unmittelbare Verbindung, wenn die Abnehmer die Waren sonst nicht kaufen würden, wie das insbesondere oft bei Zulieferprodukten der Fall ist. Beispiel: Ein Hersteller von Holzhäusern genügt dem Benutzungszwang, wenn er seine Marke auf dem Verpackungsmaterial, auf Warenbegleitpapieren, in Werbeanzeigen oder durch verdeckte Anbringung auf dem Holzhaus selbst ver wendet, da die Käufer zumeist an einer von Markenangaben freien Ausführung interessiert sind.212 b) Funktionsgemäße Benutzung von Dienstleistungsmarken Bei Dienstleistungen kann es eine körperliche Verbindung von angebotener Dienstleistung und Marke nicht geben. Daher reicht es hier aus, wenn die 210 BPatG, 19.12.1997 – 33 W (pat) 40/97, GRUR 1998, 1032 „MAPAX/MAPAG“. 211 BGH, 21.07.2005 – I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047 „OTTO“; BGH, 15.09.2005 – I ZB 10/03, GRUR 2006, 150 „NORMA“. 212 BGH, 06.05.1999 – I ZB 54/96, GRUR 1999, 995 „HONKA“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 114 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 115 4. Kapitel: Markenrecht114 Marke auf Werbematerialien, Geschäftsbriefen, Rechnungen, Gebäuden oder der Berufskleidung verwendet wird.213 4.4.3.2 Ernsthaftigkeit Das Erfordernis der Ernsthaftigkeit verlangt vom Markeninhaber, dass er die Marke in wirtschaftlich sinnvollem Umfang nutzt. Der Gegensatz zur ernsthaften Benutzung ist eine nur geringfügige oder künstliche Verwendung der Marke, die allein dazu dient, die Eintragung der Marke im Register aufrechtzuerhalten. Für die Beurteilung kommt es auf die mit der Marke erzielten Umsätze und Stückzahlen, der Umfang der Werbeaufwendungen, die Produktart, die Kundenkreise, die Sortimentsstruktur und die Größe des Unternehmens an.214 Beispiel: Bei hochpreisigen Produkten, die in Einzelfertigung hergestellt wer den, kann bereits eine geringe Stückzahl zur Aufrechterhaltung der Benutzung ausreichen. Gleiches gilt für die Serienfertigung von Luxusgütern.215 4.4.3.3 Benutzung für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen Die Marke muss nach § 26 Abs. 1 MarkenG für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt werden. Es kommt also darauf an, mit welchen Wörtern und Umschreibungen die Waren oder Dienstleistungen im Register bezeichnet sind. Dabei kann es zu einem Auseinanderfallen zwischen der Eintragung und der tatsächlichen Benutzung in dreierlei Weise kommen: • Wird die Marke für andere Waren oder Dienstleistungen verwendet als die, die im Register eingetragen sind, stellt dies keine rechtserhaltende Benutzung dar. Beispiel: Eine für „Bekleidung“ eingetragene Marke wird lediglich für Schuhe verwendet. Diese Waren gehören zwar zu derselben Klasse der Nizzaer Klassi fikation, nämlich Klasse 25. Aber schon die Nizzaer Klassifikation unterscheidet zwischen „Bekleidungsstücke“, „Schuhwaren“ und „Kopfbedeckungen“. Es fehlt also an einer rechtserhaltenden Benutzung. • Auch die Verwendung der Marke für ähnliche, wie die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen, reicht nicht aus. Beispiel: Eine für Taschentücher, Schürzen, Tischtücher sowie Herren , Damen und Kinderkleidung, Stickereien, Glanzstoffe sowie Vorhang und Polsterstoffe eingetragene Marke wird nicht rechtserhaltend benutzt, wenn sie allgemein für den Vertrieb von Stoffen verwendet wird.216 • Wird die Marke nur für einen Teil der im Register eingetragenen Waren oder Dienstleistungen verwendet, so beschränkt sich die rechtserhaltende Benutzung darauf. Hinsichtlich der restlichen eingetragenen Waren oder Dienstleistungen, die nach Auffassung der Abnehmer nicht zu demselben 213 BGH, 20.06.1984 – I ZR 61/82, GRUR 1985, 41 „REHAB“. 214 BGH 13.06.2002 – I ZR 312/99, GRUR 2002, 1072 „Sylt-Kuh“; BGH, 21.07.2005 – I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047 „OTTO“; BGH, 15.09.2005 – I ZB 10/03, GRUR 2006, 150 „NORMA“. 215 BPatG, 03.07.1996 – 26 W (pat) 174/94, GRUR 1997, 287 „INTECTA/tecta“. 216 OLG Hamburg, 03.07.1997 – 3 U 193/96, GRUR 1997, 843 „MATADOR“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 114 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 115 4.4 Einwendungen und Einreden des Beklagten 115 Warenbereich gehören, ist die Marke nach § 49 Abs. 3 MarkenG löschungsreif.217 Beispiel: Eine für „Bekleidung“ und „Schuhwaren“ eingetragene Marke, die nur für Schuhe rechtserhaltend benutzt wird, könnte hinsichtlich der Warenart „Bekleidung“ gelöscht werden. Der Markeninhaber kann daher erfolgreich nur gegen ähnliche Marken vorgehen, die für Schuhe eingetragen sind, nicht aber gegen ähnliche Marken für Bekleidung. Gleiches gilt für den Fall, dass die Marke nur für einen Teilbereich eines im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragenen Oberbegriffs tatsächlich verwendet wird.218 Beispiel: Enthält das Warenverzeichnis einer Marke die Begriffe „Fleisch“, „Fleischextrakt“ und „Konserven“ und wird die Marke tatsächlich für Rindfleisch in Gelee benutzt, beschränkt sich der Markenschutz auf Fleischkonserven.219 Hinsichtlich der umfassenderen Begriffe „Fleisch“ und „Konserven“ fehlt es an einer rechtserhaltenden Benutzung. 4.4.3.4 Benutzung des Markenzeichens in der eingetragenen Form Grundsätzlich ist das Markenzeichen vom Inhaber so zu benutzen, wie es im Register eingetragen ist. Das Gesetz erlaubt in § 26 Abs. 3 MarkenG allerdings kleinere Änderungen am Markenzeichen, solange der „kennzeichnende Charakter“ nicht verändert wird. Dadurch soll es Markeninhabern in Grenzen möglich sein, ihr Markenzeichen dem jeweiligen Zeitgeschmack anzupassen. Nach der Rechtsprechung kommt es für die Beurteilung darauf an, ob die Abnehmer und Kunden, sofern sie die eingetragene Form der Marke kennen, in der benutzten Form dieselbe Marke noch ohne weiteres erkennen können. Es ist daher zu fragen, ob den geänderten Bestandteilen eine eigene kennzeichnende Wirkung zukommt oder nicht.220 Beispiel: Wird die eingetragene Wortmarke „Kornkammer“ in getrennter Schreibweise und in Kleinbuchstaben („korn kammer“) vom Inhaber benutzt, wird der kennzeichnende Charakter der Marke nicht verändert. Praxis: Nachmeldung geänderter Marken Die Rechtsprechung zur Frage, ob sich der kennzeichnende Charakter geändert hat oder nicht, ist stark einzelfallbezogen. Beabsichtigt der Markeninhaber ein „Re-Design“ seines Markenzeichens, ist es im Vorfeld nicht ganz einfach abzuschätzen, ob dadurch der Markenschutz gefährdet wird. Daher sollte im Zweifelsfall daran gedacht werden, die Marke auch in der neuen Gestaltung beim Register zur Eintragung anzumelden. Bei Wortmarken sind Veränderungen in der Groß- und Kleinschreibung, der Verwendung einer anderen Schrifttype oder die Vergrößerung von Anfangs- 217 BGH, 10.04.2008 – I ZR 167/05, GRUR 2009, 60 „LOTTOCARD“. 218 BGH, 03.05.2001 – I ZR 18/99, GRUR 2002, 65 „Ichthyol“; EuG, 14.07.2005 – T-126/03, GRUR 2005, 914 „ALADIN”. 219 BGH, 21.04.1994 – I ZR 291/91, GRUR 1994, 512 „Simmenthal“. 220 BGH, 30.03.2000 – I ZB 41/97, GRUR 2000, 1038 „Kornkammer“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 116 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 117 4. Kapitel: Markenrecht116 buchstaben unschädlich.221 Problematisch ist das Weglassen oder Hinzufügen von Wortbestandteilen. Werden Wortbestandteile einer Wortmarke weggelassen, verändert das meist den kennzeichnenden Charakter der Marke, es sei denn, es handelt sich um rein beschreibende oder zur Kennzeichnung bedeutungslose Bestandteile. Beispiel: Es liegt keine Änderung des kennzeichnenden Charakters vor, wenn statt der eingetragenen Marke „Der Photo Porst“ nur „Photo Porst“ benutzt wird. Werden einer Wortmarke weitere Wortbestandteile hinzugefügt, kommt es ebenfalls darauf an, ob diese Bestandteile einen selbständig kennzeichnenden (individualisierenden) Effekt haben oder nicht. Beispiel: Die Wortmarke „Bit“ wird auch durch den Werbeslogan „Bitte ein Bit“ rechtserhaltend benutzt, weil für die Abnehmer der Bestandteil „Bit“ das maßgebliche Erkennungszeichen ist.222 Dagegen liegt keine rechtserhaltende Benutzung der eingetragenen Marke „Ysat“ durch die Verwendung der Zeichen „Aconitysat“ „Belladonnysat“, „Diditalysat“, „Olivysat“ usw. vor.223 Werden einer Wortmarke Bildbestandteile hinzugefügt, ändert das im Regelfall den kennzeichnenden Charakter, da sich die Markenart ändert. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Bildbestandteil lediglich den Sinn der Wortmarke illustriert. Beispiel: Der kennzeichnende Charakter der Wortmarke „Kornkammer“ wird durch die Benutzung in der nachstehenden Form nicht verändert, da nach An sicht des BGH das Bildelement mit einer Scheuer nur den Begriff „Kornkammer“ veranschaulicht.224 Für Veränderungen bei Wort-/Bildmarken und Bildmarken gelten im wesentlichen dieselben Überlegungen wie bei den Wortmarken. Entscheidend ist, ob das zentrale Motiv bzw. die prägenden Elemente der Wort-/Bild- oder Bildmarke, an dem sich die Kunden orientieren, erhalten bleibt. Werden dagegen die Kernelemente der Bildmarke durch Weglassen, Ändern oder Hinzufügen weiterer Bestandteile verändert, fehlt es an einer rechtserhaltenden Benutzung. 221 BGH, 16.07.1998 – I ZB 5/96, GRUR 1999, 164 „JOHN LOBB“; BGH, 09.07.1998 – I ZB 7/96, GRUR 1999, 167 „Karolus Magnus“; BGH, 30.03.2000 – I ZB 41/97, GRUR 2000, 1038 „Kornkammer“. 222 BGH, 26.04.2001 – I ZR 212/98, GRUR 2002, 167 „Bit/Bud“. 223 BPatG, 22.04.2004 – 25 W (pat) 249/01, GRUR 2005, 592 „Lisat/Ysat“. 224 BGH, 30.03.2000 – I ZB 41/97, GRUR 2000, 1038 „Kornkammer“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 116 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 117 4.4 Einwendungen und Einreden des Beklagten 117 Beispiel: Die nachstehende Marke ist für einen Gaststätten und Hotelbetrieb eingetragen. Der Inhaber hat lediglich den Wortbestandteil als Außenwerbung an seinem Hotel verwendet und die Marke auf Geschäftsbriefen in der nachstehend abge bildeten Marke benutzt. Für den BGH wird der kennzeichnende Charakter der Marke dadurch wesentlich mitgeprägt, dass der Wortbestandteil „Achterdiek“ in der Form eines stilisierten Deichkörpers geschrieben ist, an den die Wellen anbranden und über dem eine Sonne steht. Die Benutzung des Zeichens in der abgeänderten Form als Außen werbung und auf den Briefköpfen ist daher nicht rechtserhaltend.225 Die Veränderungen der „Shell-Muschel“ in unserer Ausgangsaufgabe sind daher für den Erhalt des Markenschutzes durchaus bedenklich. Insbesondere der Wechsel von der ursprünglich flachen Muscheldarstellung (Miesmuschel) im Jahr 1900 zu der heute bekannten Darstellung einer aufgerichteten Jabobsmuschel wäre unter Heranziehung der Anforderungen des § 26 MarkenG kaum als rechtserhaltende Benutzung zu beurteilen. 4.4.3.5 Fristen des § 25 MarkenG Die Vorschrift des § 25 MarkenG enthält zwei Fristen. Nach der ersten Frist kommt es darauf an, dass die Marke „innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs“ nach § 14 Abs. 5, 6 MarkenG ernsthaft benutzt worden ist („Beobachtungsfrist“). Der Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs ist im Markenprozess nach § 25 Abs. 2 MarkenG die Rechtshängigkeit der Klage, welche mit der Zustellung der Klageschrift an den Beklagten eintritt (§ 253 Abs. 1 ZPO). Während der letzten fünf Jahre vor dem Zeitpunkt der Rechtshängigkeit muss der Markeninhaber seine Marke entsprechend der vorgenannten Voraussetzungen des § 26 MarkenG benutzt haben. Nach der zweiten sog. „Schonfrist“ („sofern die Marke zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist“) muss der Markeninhaber nicht gleich nach der Eintragung seine Marke benutzen. Es reicht vielmehr aus, wenn er erst später, aber noch innerhalb der ersten fünf Jahre nach der Eintragung mit der ernsthaften Benutzung seiner Marke beginnt. Der Markeninhaber unterliegt bereits während der Schonfrist dem Benutzungszwang, nur kann der Beklagte in diesem Zeitraum noch nicht die Einrede nach §§ 25, 26 MarkenG erheben. Der Markeninhaber wird also die ersten fünf Jahre vor der Einrede der §§ 25, 26 MarkenG verschont, nicht aber vor dem Erfordernis, seine Marke zu benutzen. Die beiden Fristen können sich überschneiden. So ist es etwa möglich, dass der Markeninhaber sechs Jahre und acht Monate nach Eintragung einen Anspruch geltend macht. In diesem Fall überschneidet sich die Beobachtungsfrist für drei Jahre und vier Monate mit der Schonfrist. Trotzdem kommt es für die rechtserhaltende Benutzung nicht etwa nur auf den letzten Zeitraum von einem Jahr 225 BGH, 05.11.1998 – I ZR 176/96, GRUR 1999, 498 „Achterdiek“. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 118 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 119 4. Kapitel: Markenrecht118 und acht Monaten vor der Geltendmachung des Anspruchs an, weil auch in der Phase der sog. „Schonfrist“ bereits Benutzungszwang besteht. Es ist daher der gesamte Zeitraum der Beobachtungsfrist auf eine ernsthafte Benutzung zu prüfen. Die Benutzung der Marke innerhalb der Beobachtungsfrist muss nicht kontinuierlich über die gesamten fünf Jahre reichen, aber zumindest von nicht nur unbeträchtlicher zusammenhängender Dauer sein. Beispiel: Der BGH hat es ausreichen lassen, dass die Marke während zwei Jahren innerhalb des Fünfjahreszeitraums ernsthaft, d. h. mit nicht nur geringfügigen Umsätzen, benutzt worden ist.226 Checkliste: Aufbauschema einer Markenklage Anspruch des Klägers gegen den Beklagten auf Unterlassung aus § 14 Abs. 5 MarkenG I. Allgemeine Voraussetzungen 1. Markenrecht der Klägers („Inhaber der Marke“) a) Entstehung des Markenrechts des Klägers nach § 4 MarkenG b) Priorität der Klägermarke nach § 6 MarkenG c) Räumlicher und zeitlicher Schutz (1) Räumlich: Territorialitätsprinzip (2) Zeitlich: Dauer des Markenrechts nach § 47 MarkenG 2. Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch den Dritten a) Dritter b) Benutzung nach § 14 Abs. 3 oder 4 MarkenG 226 BGH, 06.05.1999 – I ZB 54/96, GRUR 1999, 995 „Honka“; BGH, 30.03.2000 – I ZB 41/97, GRUR 2000, 1038 „Kornkammer“. Tag der Eintragung der Marke Schonfrist Beobachtungsfrist Ernsthafte Benutzung Tag der Rechtshängigkeit der Klage t in Jahren Abbildung 14 – Markenbenutzung Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 118 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 119 4.5 Widerspruch und Löschung 119 c) Im geschäftlichen Verkehr d) Ohne Zustimmung des Inhabers der Marke II. Voraussetzungen eines der Verletzungstatbestände gemäß § 14 Abs. 2 MarkenG Nr. 1: Identität (Fälle der Marken- und Produktpiraterie) Nr. 2: Verwechslungsgefahr Nr. 3: Unlautere Ausnutzung einer bekannten Marke III. Gegenrechte des Beklagten 1. Verjährung und Verwirkung: §§ 20, 21 MarkenG 2. Ausnahmen des § 23 MarkenG 3. Fehlende Benutzung: §§ 25, 26 MarkenG 4. Erschöpfung: § 24 MarkenG 4.5 Widerspruch und Löschung Während sich die Ansprüche der §§ 14 Abs. 5 u. 6, 18 MarkenG darauf richten, die mit einem identischen oder ähnlichen Zeichen versehenen Waren oder Dienstleistungen sprichwörtlich „aus dem Verkehr zu ziehen“, richten sich Widerspruch und Löschungsverfahren darauf, den Registereintrag einer identischen oder ähnlichen jüngeren Marke beim DPMA zu beseitigen (siehe 4.2.1). 4.5.1 Widerspruch Der Widerspruch gegen die Eintragung einer identischen oder ähnlichen jüngeren Marke wird gemäß § 42 MarkenG i. V. m. § 9 MarkenG beim DPMA gestellt. Der Widerspruch kann von dem Inhaber einer älteren, eingetragenen Marke gegen deutsche und für Deutschland eingetragene IR-Marken (siehe 4.6.2) gerichtet sein. Die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Widerspruch sind weitgehend dieselben wie bei einer Klage nach § 14 MarkenG: • Älteres eingetragenes Markenrecht des Widerspruchführers: § 42 MarkenG, • Vorliegen relativer Schutzhindernisse: §§ 42, 9 MarkenG, • Benutzung der eigenen Marke durch den Widerspruchsführer: § 43 MarkenG. Widerspruch kann nach § 42 Abs. 1 MarkenG nur innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke gestellt werden. Die Gebühr für einen Widerspruch ist ebenfalls innerhalb der Frist zu bezahlen.227 Für die Erhebung eines Widerspruchs empfiehlt 227 Die Höhe der Gebühr ist abrufbar unter: http://www.dpma.de/marke/gebuehren/ index.html. 4.5 Widerspruch und Löschung Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 120 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 121 4. Kapitel: Markenrecht120 es sich, das Formular des DPMA zu verwenden.228 Das DPMA gibt dem Inhaber der angegriffenen Marke Gelegenheit, sich zum Widerspruch zu äußern, bevor es in der Sache nach § 43 Abs. 2 MarkenG und über die Kosten nach § 63 MarkenG seine Entscheidung trifft. Gegen eine den Widerspruch zurückweisende Entscheidung des DPMA kann eine sog. „Erinnerung“ bzw. „Beschwerde“ nach §§ 64, 66 MarkenG eingelegt werden. Wird dagegen dem Widerspruch stattgegeben und die Marke gelöscht, kann der Inhaber der jüngeren Marke Eintragungsbewilligungsklage nach § 44 MarkenG erheben. Praxis: Laufende Markenbeobachtung Wegen der Frist von drei Monaten für die Erhebung eines Widerspruchs ist laufend zu beobachten, ob verwechslungsfähige jüngere Marken eingetragen werden, gegen die vorgegangen werden sollte. Die Beobachtung kann mit Hilfe der Online-Recherche oder des Markenblatts durchgeführt werden (unter http://www.dpma.de/marke/recherche/index.html). Dazu sollten zumindest die Neueintragungen in den Klassen, für welche die eigene Marke eingetragen ist, kontrolliert werden. In der Praxis kommt es im Widerspruchsverfahren häufig zu einer vergleichsweisen Lösung der Streitigkeit, die im Wege einer sog. „Abgrenzungsvereinbarung“ getroffen wird. Das Ziel der Abgrenzungsvereinbarung besteht darin, dass der Inhaber der jüngeren Marke seine Anmeldung hinsichtlich bestimmter Waren- oder Dienstleistungsgruppen durch Verzicht gemäß § 48 MarkenG zurücknimmt, so dass eine Koexistenz der Marken möglich wird. Im Gegenzug dazu nimmt der Inhaber der älteren Marke seinen Widerspruch zurück. Praxis: Muster einer Abgrenzungsvereinbarung Zwischen A und B 1. A ist Inhaberin der deutschen Marke Nr. _______ FLASHPOINT mit Priorität vom 1. 3. 1993, die insbesondere für Bekleidung Schutz genießt. B hat am 02.02.2002 die Marke Nr. _______ FLASHER ebenfalls für Bekleidungsstücke angemeldet. Gegen diese Marke hat A Widerspruch eingelegt. 2. B verpflichtet sich gegenüber A, die Marke FLASHER nur für Kindermode einzusetzen. Das Warenverzeichnis der Marke wird dementsprechend auf “Bekleidungsstücke für Kinder” beschränkt. 3. B wird die Marke FLASHER nur in der jetzt eingetragenen Form, insbesondere in der dort verwendeten typographischen Gestaltung, verwenden. B wird auch in Zukunft die Marke nicht im Zusammenhang mit dem weiteren Bestandteil POINT anmelden oder verwenden. 4. B wird auf Grund seiner Marke FLASHER nicht gegen Neuanmeldungen von A vorgehen, die den Bestandteil FLASH oder Abwandlungen dieses Bestandteiles enthalten. 228 Abrufbar unter: http://www.dpma.de/marke/formulare/index.html. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 120 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 121 4.6 Internationalisierungsstrategie im Markenrecht 121 5. Im Gegenzug wird A seinen Widerspruch gegen die Marke von B zurücknehmen. A wird gegen die Benutzung der Bezeichnung FLASHER für Kindermoden durch B nicht vorgehen. A wird gegen Anmeldungen von B, die als Wortbestandteil lediglich das Wort FLASHER enthalten, nicht vorgehen. 6. Diese Vereinbarung gilt für das Gebiet der Europäischen Union. 7. Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die Parteien werden die sie treffenden Verpflichtungen ihren jeweiligen Rechtsnachfolgern auferlegen. (Muster aus Mes, Prozessformularbuch Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Aufl., München 2009, Muster B.4.) 4.5.2 Löschung Unabhängig vom (kostengünstigen) Widerspruchsverfahren und dessen Ausgang hat der Inhaber einer älteren Marke bei Bestehen von relativen Schutzhindernissen immer auch die Möglichkeit vor dem zuständigen Markengericht Löschungsklage gemäß §§ 55,  51 MarkenG zu erheben. Eine Frist, innerhalb der die Löschungsklage nach § 55 MarkenG erhoben sein muss, gibt es nicht. Daneben kann eine Löschungsklage nach §§ 55, 49 MarkenG auch auf die Nichtbenutzung der Marke durch deren Inhaber sowie auf die Verfallsgründe des § 49 Abs. 2 MarkenG gestützt werden. Schließlich besteht die Möglichkeit, die Löschung einer anderen Marke wegen absoluter Schutzhindernisse nach §§ 54, 50 MarkenG beim DPMA zu beantragen. Insgesamt bestehen folgende Möglichkeiten, die Löschung einer bereits eingetragenen Marke zu verfolgen: Löschungsgründe Verfall: § 49 MarkenG • Nichtbenutzung der Marke: § 26 MarkenG • Sonstige Gründe Absolute Schutz hindernisse: § 50 MarkenG i. V. m. §§ 3, 8 MarkenG Relative Schutz hindernisse: § 51 MarkenG i. V. m. § 9 MarkenG Rechtsgrundlage § 55 MarkenG § 54 MarkenG § 55 MarkenG Zuständigkeit Markengericht DPMA Markengericht Antrags- bzw. Klagebefugnis Jedermann Jedermann Inhaber älterer Marke 4.6 Internationalisierungsstrategie im Markenrecht Bereits oben haben wir gesehen, dass sich die Rechte aus einer deutschen Marke auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränken (siehe 4.3.2.2). Das Markenrecht folgt dem Territorialitäts- und Schutzlandprinzip, wonach der Markenschutz nur für die Länder gilt, in denen Markenrechte zugunsten des Inhabers entstanden sind. Findet die Markenverletzung in einem anderen Land 4.6 Internationalisierungsstrategie im Markenrecht Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 122 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 123 4. Kapitel: Markenrecht122 statt, etwa indem dort Waren mit einem ähnlichen Zeichen hergestellt, vermarktet und vertrieben werden, kann der Markeninhaber dagegen nicht vorgehen. Der räumlich begrenzte Schutzbereich einer nationalen Marke reicht für viele Unternehmen heutzutage nicht mehr aus. Das zunehmend globale Tätigkeitsfeld der Unternehmen verlangt eine darauf angepasste internationale Markenstrategie. Neben den nationalen Markenrechten existieren zwei weitere Ebenen des Markenschutzes: die europäische Gemeinschaftsmarke und die international registrierte Marke („IR-Marke“). Dafür gibt es zwei zuständige Behörden: • Die Gemeinschaftsmarke wird beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM)229 mit Sitz in Alicante (Spanien) registriert. • Die Vermittlungsstelle für die IR-Marken ist die World Intellectual Property Organization (WIPO) mit Sitz in Genf.230 4.6.1 Gemeinschaftsmarke 4.6.1.1 Rechtsgrundlagen Die Entstehung einer Gemeinschaftsmarke und die sich daraus ergebenden Rechte sind in der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) geregelt.231 Das materielle Markenrecht der GMV entspricht in weiten Teilen dem deutschen Markenrecht. Um einen schnellen Überblick zu gewinnen, ist eine Gegenüberstellung der jeweiligen Regelungen hilfreich: MarkenG GMV Markenfähigkeit § 3 Art. 4 Entstehung der Marke § 4 Art. 6 Priorität § 6 – Absolute Schutzhindernisse § 8 Art. 7 Relative Schutzhindernisse § 9 Art. 8 Rechte aus der Marke § 14 Art. 9 Begrenzung des Markenrechts § 23 Art. 12 Erschöpfung § 24 Art. 13 Benutzung §§ 25, 26 Art. 15 Übertragung und Lizenzierung §§ 27, 30 Art. 17, 22 Widerspruch §§ 42, 43 Art. 41, 42 Dauer der Markeneintragung § 47 Art. 46, 47 Löschung §§ 54, 55 Art. 51 – 53 229 Webseiten abrufbar unter: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.de.do. 230 Webseiten abrufbar unter: http://www.wipo.int/portal/index.html.en. 231 Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26.02.2009 über die Gemeinschaftsmarke. Daneben gibt es noch weitere Verordnungen, die das Eintragungsverfahren und die Gebühren näher regeln. Die Verordnung sowie weitere Materialien sind abrufbar unter: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.de.do. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 122 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 123 4.6 Internationalisierungsstrategie im Markenrecht 123 Hinsichtlich zentraler Begriffe, wie insbesondere „Unterscheidungskraft“ (Art. 7 GMV), „Benutzung“ (Art. 15 GMV) und „Verwechslungsgefahr“ (Art. 9 GMV), kann grundsätzlich auf die Ausführungen zum deutschen Markenrecht verwiesen werden.232 Erläuterungen zur Handhabe dieser Regelungen durch das HABM sind in dem vom ihm veröffentlichten Handbuch zu finden.233 Unterschiede der GMV zum deutschen Markenrecht bestehen insbesondere in folgenden Punkten: • Anmeldung: Art. 25 ff. GMV • Eintragungsverfahren: Art. 36 ff. GMV • Regelungen zur gerichtlichen Zuständigkeit: Art. 94 ff. GMV 4.6.1.2 Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke Eine Gemeinschaftsmarke entsteht nach Art. 6 GMV nur durch Eintragung. Anders als im deutschen Markenrecht ist eine Entstehung durch Benutzung und Verkehrsgeltung nicht möglich. Die Anmeldung erfolgt direkt beim HABM unter Benutzung des Anmeldeformulars oder im Wege des E-Filing.234 Der Anmelder hat nach Art. 26 GMV im wesentlichen dieselben Angaben zu machen wie bei Anmeldung einer deutschen Marke. Mit dem Eingang einer formal ordnungsgemäßen Anmeldung beim HABM wird nach Art. 27 GMV der Anmeldetag festgelegt, der für die Priorität der Gemeinschaftsmarke maßgeblich ist. Hinsichtlich der Priorität gibt es zwei praktisch ggf. wichtige Besonderheiten zu bemerken: Zum einen ist es in manchen Fällen nach Art. 29 GMV möglich, den Prioritätstag der Gemeinschaftsmarke vor den Anmeldetag vorzuverlegen. Zum anderen kann eine Gemeinschaftsmarke in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU nach Art. 34 GMV unterschiedliche Prioritätstage besitzen. a) Inanspruchnahme der Priorität einer früheren nationalen Markenanmeldung Die Regelung des Art. 29 GMV nimmt Bezug auf die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ). Dabei handelt es sich um einen völkerrechtlichen Vertrag zur gegenseitigen Anerkennung gewerblicher Schutzrechte235 und zur vereinfachten Anmeldung solcher Rechte in anderen 232 Da das deutsche Markenrecht auf einer Richtlinie der EU beruht, entscheidet bei Auslegungsfragen auch im deutschen Recht in letzter Instanz der EuGH. 233 Abrufbar unter: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.de.do. Allerdings kann die praktische Handhabe zwischen dem HABM und dem DPMA in manchen Fällen divergieren. Das führt dazu, dass ein und dieselbe Marke vom HABM wegen mangelnder Unterscheidungskraft zurückgewiesen wird, während das DPMA die Marke einträgt, und umgekehrt. 234 URL: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/forms.de.do. Die Anmeldung kann nach Art. 25  GMV auch über das nationale Markenamt an das HABM vermittelt werden. 235 Zum Begriff „Gewerblicher Rechtsschutz“ siehe 3.1.2.1. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 124 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 125 4. Kapitel: Markenrecht124 Staaten. Viele Nationen auf der Welt sind der PVÜ beigetreten und bilden damit einen internationalen Verband.236 Nach Art. 4 PVÜ sind die Verbandsstaaten hinsichtlich der Priorität wie ein einziger Staat anzusehen. Wer in einem Verbandsstaat eine Marke ordnungsgemäß angemeldet hat (Erstanmeldung), kann den Zeitrang auf eine spätere Anmeldung derselben Marke in einem anderen Verbandsstaat (Zweitanmeldung) übertragen, wenn zwischen Erst- und Zweitanmeldung nicht mehr als sechs Monate verstrichen sind. Die Zweitanmeldung wird dann so behandelt, als ob sie am Tag der Erstanmeldung vorgenommen worden wäre. Damit besteht insbesondere für Anmelder aus Nicht-EU-Ländern die Möglichkeit, den früheren Prioritätstag ihrer nationalen Markenanmeldung auf die Gemeinschaftsmarke zu übertragen. Der Anmelder muss dann bei der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke das Feld „Angaben zur Priorität“ ausfüllen und Nachweise über die frühere Erstanmeldung beilegen. b) Seniorität Die Gemeinschaftsmarke bietet den Unternehmen u. a. die Vorteile einer Vereinheitlichung der Markenrechte und eines einfacheren Markenmanagements in den Mitgliedstaaten der EU. Die Möglichkeit, eine Gemeinschaftsmarke registrieren zu lassen, besteht aber erst seit dem Jahr 1995. Zuvor mussten die Unternehmen Markenrechte in jedem einzelnen Mitgliedstaat registrieren lassen. Die Registrierung einer Gemeinschaftsmarke und die Aufgabe der nationalen Markenrechte würden für die Inhaber solcher Marken keinen Sinn machen, weil sie bei Umstellung auf die Gemeinschaftsmarke die Prioritätsrechte ihrer älteren nationalen Marken verlieren würden. Um diesen Rechtsnachteil zu vermeiden, geben Art. 34, 35 GMV dem Anmelder die Möglichkeit, die Prioritätsrechte früherer nationaler Marken auf die Gemeinschaftsmarke zu übertragen. Das führt dazu, dass dann eine Gemeinschaftsmarke mit unterschiedlichen Prioritätstagen in den jeweiligen Mitgliedstaaten der EU entsteht. Man spricht dabei von der Seniorität der Marke hinsichtlich des jeweiligen Mitgliedstaats. Will der Anmelder Seniorität für einzelne Mitgliedstaaten in Anspruch nehmen, muss er bei der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zusätzlich das Feld „Angaben zum Zeitrang“ ausfüllen. 4.6.1.3 Eintragungsverfahren a) Unterschiede Zwischen den Eintragungsverfahren nach deutschem und europäischem Recht gibt es einen grundlegenden Unterschied: • Das DPMA trägt nach Prüfung der formellen Anmeldevoraussetzungen und der absoluten Schutzhindernisse die Marke ein. Etwaige Widersprüche von älteren Markeninhabern auf Grund relativer Schutzhindernisse können dann nach der Eintragung erhoben werden. 236 Die Verbandsstaaten der PVÜ sind abrufbar auf den Webseiten der WIPO unter: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 124 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 125 4.6 Internationalisierungsstrategie im Markenrecht 125 • Auch das HABM prüft zunächst gemäß Art. 36, 37 GMV die formellen und materiellen Anmeldevoraussetzungen, also insbesondere, ob absolute Schutzhindernisse der Eintragung entgegenstehen. Die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke durch das HABM erfolgt gemäß Art. 45 GMV allerdings erst dann, wenn das Amt zuvor seinen Recherchebericht gemäß Art. 38 GMV erstellt hat und gegen die Anmeldung kein Widerspruch nach Art. 41, 42 GMV erhoben wurde. Daher dauern die Eintragungsverfahren beim HABM deutlich länger als im deutschen Recht. b) Recherchebericht und Widerspruch Nach Art. 38 Abs. 1 GMV recherchiert das HABM nach älteren Gemeinschaftsmarken, die relative Schutzhindernisse begründen könnten.237 Der Recherchebericht wird nach Art. 38 Abs. 6, 7 GMV nicht nur dem Anmelder der Gemeinschaftsmarke, sondern auch den Inhabern der älteren Gemeinschaftsmarken, die im Recherchebericht genannt sind, übermittelt. Die Inhaber dieser Marken können also prüfen, ob sie Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Gemeinschaftsmarke erheben wollen. Besteht mit einer älteren Gemeinschaftsmarke oder einer älteren nationalen Marke Verwechslungsgefahr oder gar Identität, kann deren Inhaber nach Art. 41, 8 GMV Widerspruch beim HABM gegen die Eintragung der angemeldeten Gemeinschaftsmarke erheben. Über den Widerspruch entscheidet das HABM nach den Regeln des Art. 42 GMV. Praxis: Reaktionen auf einen Widerspruch Wird gegen die Anmeldung Widerspruch erhoben, gibt es unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten für den Anmelder: 1. Der Anmelder kann nach Art. 43 Abs. 1 GMV das Verzeichnis der Waren- und Dienstleistungen seiner Anmeldung einschränken. Durch die Begrenzung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses kann oftmals die Kollision mit einer älteren Marke beseitigt oder doch zumindest so deutlich verringert werden, dass eine Koexistenz der beiden Marken möglich wird. In aller Regel haben die Parteien zuvor eine Abgrenzungsvereinbarung abgeschlossen (siehe 4.5.1). Die Einschränkung der Anmeldung dient dann dazu, die Verpflichtung aus der Abgrenzungsvereinbarung umzusetzen. 2. Der Anmelder kann nach Art. 44 GMV seine Anmeldung teilen, indem er das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in ein oder mehrere Teile zerlegt. Aus einer Markenanmeldung werden dann zwei oder mehrere Anmeldungen. Der Anmelder wird sich für diese Variante entscheiden, wenn ersichtlich ist, dass es einen kollisionsfreien Teil der Anmeldung gibt. Nach 237 Der Anmelder hat nach Art. 38 Abs. 2 GMV zudem die Möglichkeit, auch Rechercheberichte der Patent- und Markenämter aus einzelnen Mitgliedstaaten anzufordern. Allerdings nehmen nicht alle Mitgliedstaaten an diesem Recherchesystem teil. Insbesondere große Mitgliedstaaten wie Deutschland, Frankreich und Italien übermitteln keine Rechercheberichte an das HABM. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 126 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 127 4. Kapitel: Markenrecht126 der Teilung kann das HABM diese Anmeldung dann eintragen, weil sich der Widerspruch nicht gegen die darin enthaltenen Waren- und Dienstleistungen bezieht. Hinsichtlich des streitigen Teils der Anmeldung können die Parteien dann die Entscheidung des HABM abwarten oder sich im Wege einer Abgrenzungsvereinbarung einigen. 3. Der Anmelder hat nach Art. 112 ff. GMV außerdem die Möglichkeit, die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke in eine Anmeldung nationaler Marken umzuwandeln. Diese Möglichkeit kann der Anmelder wählen, wenn der Eintragung der Gemeinschaftsmarke eine ältere nationale Marke entgegensteht. In diesem Fall wird die Eintragung der angemeldeten Gemeinschaftsmarke nur durch das Markenrecht in einem Mitgliedstaat blockiert, während sie in allen anderen Mitgliedstaaten der EU möglich wäre. Durch die Umwandlung kann der Anmelder seine Anmeldung auf die Mitgliedstaaten der EU begrenzen, in denen keine nationalen Markenrechte einer Eintragung entgegenstehen. 4. Der Anmelder kann schließlich seine Anmeldung nach Art. 43 Abs. 1 GMV vollständig zurücknehmen. Eine Rücknahme der Anmeldung kommt dann in Betracht, wenn weder Teile des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses aufrechterhalten werden können noch eine Beschränkung auf einzelne Mitgliedstaaten der EU wirtschaftlich sinnvoll oder wegen einer entgegenstehenden Gemeinschaftsmarke rechtlich möglich ist. 4.6.1.4 Gerichtliche Zuständigkeiten a) Internationale Zuständigkeit in Markenstreitigkeiten Will der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke seine Rechte nach Art. 9 GMV geltend machen, sind nach Art. 96 GMV die „Gemeinschaftsmarkengerichte“ ausschließlich zuständig. Gemäß Art. 95 GMV haben die Mitgliedstaaten festzulegen, welche Gerichte erster und zweiter Instanz die Funktion eines Gemeinschaftsmarkengerichts erhalten. In Deutschland haben die Bundesländer einzelne Landgerichte und Oberlandesgerichte benannt, die in Rechtsstreitigkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes und damit auch in Markensachen zuständig sind.238 Die Frage, vor welchem Gemeinschaftsmarkengericht und in welchem Mitgliedstaat der Markeninhaber klagen kann, regelt Art. 97 GMV. Danach gibt es zwei Möglichkeiten, unter denen der Markeninhaber wählen kann: • Nach Art. 97 Abs. 1 GMV kann der Markeninhaber den Prozessgegner an seinem Wohn- oder Geschäftssitz verklagen. • Nach Art. 97 Abs. 5 GMV kann der Markeninhaber die Klage auch dort erheben, wo die markenverletzende Benutzungshandlung stattfindet, also dort, wo die Ware mit dem kollidierenden Zeichen hergestellt, vertrieben, 238 Eine Übersicht findet sich auf den Webseiten der GRUR unter: http://www.grur.de/ de/links/landgerichte/. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 126 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 127 4.6 Internationalisierungsstrategie im Markenrecht 127 vermarktet, ex- oder importiert wird. Findet diese Benutzungshandlung in mehreren Mitgliedstaaten der EU statt, kann der Markeninhaber unter den Gerichten dieser Mitgliedstaaten wiederum wählen. b) Gerichtliche Zuständigkeit gegen Entscheidungen des HABM Von den Rechtsstreitigkeiten wegen kollidierender Marken sind die Rechtsstreitigkeiten zu unterscheiden, welche der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke oder derjenige, der Widerspruch gegen eine Anmeldung erhoben hat, gegen für ihn ungünstige Entscheidungen des HABM führt. In diesem Fall führt der Weg über die Beschwerdekammer beim HABM zu den europäischen Gerichten. Einen Überblick über die Rechtswege gibt Abbildung 15 – Gemeinschaftsmarke: Gerichtliche Zuständigkeiten: 4.6.2 International registrierte Marken (IR-Marken) Lit.: WIPO (Hrsg.), Leitfaden für die internationale Registrierung von Marken unter dem Madrider Abkommen und dem Madrider Protokoll, 4. Aufl., Köln 2011 Die IR-Marke begründet kein weltumspannendes Markenrecht. Vielmehr besteht der Sinn einer internationalen Registrierung darin, dem Anmelder den Erwerb von Markenrechten in den von ihm gewünschten Staaten durch ein einheitliches Verfahren bei einer zentralen Behörde (der WIPO) zu erleichtern. Bei erfolgreichem Abschluss des Registrierungsverfahrens erwirbt der Anmelder also ein Bündel nationaler Markenrechte in den Staaten, die er in seiner Anmeldung ausgewählt hat. Europäische Gerichte Gericht erster Instanz Europäischer Gerichtshof Gemeinschaftsmarkengerichte Art. 95, 96 GMV spezielle Zuständigkeitsregeln der Bundesländer Markenverletzungsklage Art. 9 GMV Entscheidungen des HABM Zurückweisung einer Anmeldung: Art. 37 GMV Annahme oder Zurückweisung eines Widerspruchs: Art. 42 GMV Oberlandesgerichte Bundesgerichtshof Beschwerde Art. 58 GMV Klage Art. 65 GMV Beschwerdekammer beim HABM Art. 63, 64 GMV Internationale Zuständigkeit Art. 97 GMV Berufung und Revision Abbildung 15 – Gemeinschaftsmarke: Gerichtliche Zuständigkeiten Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 128 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 129 4. Kapitel: Markenrecht128 4.6.2.1 Rechtsgrundlagen Das System der IR-Marke beruht auf drei völkerrechtlichen Verträgen. Grundlage ist die bereits bei der Gemeinschaftsmarke erwähnte PVÜ (siehe 4.6.1.2). Die Verbandsstaaten der PVÜ haben im Bereich des Markenrechts das sog. „Madrider System zur internationalen Registrierung von Marken“ errichtet. Dieses System beruht auf zwei weiteren völkerrechtlichen Verträgen, nämlich dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA) und dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen über die internationale Registrierung von Marken (PMMA).239 Der Grund, weshalb es das MMA und PMMA gibt, liegt darin, dass es in den Mitgliedsländern unterschiedliche Verfahren für die Eintragung von Marken gibt: • In der einen Gruppe von Staaten, zu denen etwa Deutschland zählt, prüfen die Patent- und Markenämter nur die absoluten Schutzhindernisse. Liegen keine vor, wird die Marke eingetragen. Diese Länder können entweder nur dem MMA oder beiden Abkommen angehören. Deutschland ist Mitgliedstaat beider Abkommen. • In der anderen Gruppe von Staaten, zu denen etwa die USA und Japan sowie die EU gehören, prüfen die Patent- und Markenämter sowohl absolute als auch relative Schutzhindernisse. Erst wenn gegen die Markenanmeldung kein Widerspruch erhoben wird, erfolgt deren Eintragung. Diese Länder gehören wegen der längeren Dauer des Eintragungsverfahrens nur dem PMMA an. Dem Madrid-System gehören viele, aber bei weitem nicht alle Staaten der Welt an.240 Sollen Markenrechte in Ländern erworben werden, die nicht dem MMA oder PMMA beigetreten sind, kann dies nur über das jeweilige nationale Patent- und Markenamt in der jeweiligen Landessprache und unter Zahlung der Gebühren in der Landeswährung geschehen. 4.6.2.2 Anmeldung einer internationalen Registrierung a) Erfordernis einer Basismarke Die Registrierung einer IR-Marke setzt voraus, dass es eine nationale Basismarke gibt. Für eine internationale Registrierung nach MMA muss die Basismarke eingetragen sein. Im Anwendungsbereich des PMMA reicht es aus, wenn die Basismarke angemeldet wurde. Die IR-Marke darf gemäß Art. 3 MMA/PMMA hinsichtlich des Markenzeichens und des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nicht von der Basismarke abweichen. Die IR-Marke ist gemäß Art. 6 Abs. 2 MMA/PMMA auch nach erfolgreicher Registrierung noch für fünf Jahre vom Bestand der Basismarke abhängig. Das kann dazu führen, dass ein erfolgreicher Widerspruch oder eine erfolgreiche Löschungsklage gegen die Basismarke zugleich zum Erlöschen der international 239 Texte des MMA und PMMA sind auf den Webseiten der WIPO abrufbar: http://www. wipo.int/madrid/en/. 240 Die jeweils aktuelle Länderliste ist auf den Webseiten der WIPO abrufbar: http://www. wipo.int/madrid/en/members/. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 128 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 129 4.6 Internationalisierungsstrategie im Markenrecht 129 registrierten Marken führen kann (sog. „Central Attack“). Bei der Anmeldung der IR-Marke sollte die nationale Basismarke folglich möglichst stabil sein. Insbesondere dann, wenn die internationale Registrierung auf einer bloß angemeldeten Basismarke beruht, besteht also ein erhöhtes Risiko. b) Anwendbares Abkommen Wer die Registrierung einer IR-Marke beantragen will, wird mit drei unterschiedlichen Anmeldeformularen (Kürzel „MM1 – MM3“) sowie einer Reihe von Begleitformularen (Kürzel „MM4 – MM19“) konfrontiert:241 • Das Formular mit dem Kürzel „MM1“ gilt für die internationale Registrierung von Marken in den Ländern des MMA. Verfahrenssprache des MMA ist ausschließlich französisch.242 • Das Formular mit dem Kürzel „MM2“ gilt für die internationale Registrierung von Marken in den Ländern des PMMA. Verfahrenssprache des PMMA ist neben französisch auch englisch und spanisch. • Das Formular mit dem Kürzel „MM3“ gilt für die internationale Registrierung von sog. „Mischanmeldungen“, die sowohl dem MMA als auch dem PMMA unterfallen. Der Anmelder, in der Terminologie des MMA/PMMA der „Hinterleger“, muss daher vor der Anmeldung einer IR-Marke zuerst überlegen, in welchen Ländern des Madrid-Systems er Markenrechte erwerben will. Anschließend ist zu prüfen, welchem Abkommen das Ursprungsland, in dem er seine Basismarke angemeldet hat, sowie die von ihm gewählten („benannten“) Länder angehören. Bei dieser Prüfung kann es zu folgenden Konstellationen kommen: Nr. Ursprungsland Benannte Länder durch Anmelder (Zielländer) Anwendbares Abkommen Formular 1 nur MMA z. B. Algerien nur MMA oder MMA + PMMA MMA MM1 2 nur PMMA z. B. USA nur PMMA oder MMA + PMMA PMMA MM2 3 MMA und PMMA z. B. Deutschland nur MMA MMA MM1 4 nur PMMA oder MMA + PMMA PMMA MM2 5 mind. 1 x nur MMA und mind. 1 x PMMA oder MMA + PMMA MMA und PMMA MM3 241 Die Formulare für die Anmeldung einer internationalen Registrierung finden sich auf den Webseiten der WIPO unter der Rubrik Forms: http://www.wipo.int/madrid/en/. 242 Trotzdem können IR-Anmeldungen beim DPMA nach § 119 MarkenG auch auf englisch eingereicht werden. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 130 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 131 4. Kapitel: Markenrecht130 Die Bestimmung des anwendbaren Abkommens folgt zwei Regeln: • Es ist zunächst zu prüfen, welchem der Abkommen sowohl das Ursprungsland als auch die Zielländer angehören. • Für den Fall, dass sowohl Ursprungs- als auch Zielland beiden Abkommen angehören, ist gemäß Art. 9sexies Abs. 1 lit. a PMMA das PMMA anwendbar.243 Beispiel: Der Anmelder einer IR Marke hat eine deutsche Basismarke. Die von ihm benannten Zielländer sind USA, Schweiz und Algerien. Die USA gehören nur dem PMMA an, Algerien nur dem MMA und die Schweiz beiden Abkom men. Im Verhältnis Deutschland – Algerien findet das MMA Anwendung, im Verhältnis Deutschland – USA das PMMA. Im Verhältnis Deutschland – Schweiz findet wegen des Vorrangs ebenfalls das PMMA Anwendung. Damit kommt es zu einer Mischanmeldung (Fall 5 der Tabelle). Der Anmelder hat das Formular MM3 zu benutzen. c) Anmeldung Die Anmeldung einer IR-Marke („das Gesuch“) wird nach Art. 1 Abs. 2 MMA/ Art. 2 Abs. 2 PMMA nicht direkt bei der WIPO eingereicht, sondern gelangt durch Vermittlung der nationalen Patent- und Markenämter dorthin. Die Anmeldung ist also für deutsche Anmelder beim DPMA einzureichen.244 Die Anmeldung einer IR-Marke erfordert neben den bereits aus der Anmeldung einer deutschen Marke bekannten Angaben noch zusätzliche Eintragungen: Als Staat der Ursprungsbehörde ist „Allemagne“ anzugeben. Der Hinterleger hat außerdem in Feld 3 des Formulars kenntlich zu machen, in welcher Weise er mit dem Ursprungsland in Verbindung steht. Die Verbindung kann durch seine gewerbliche Handelsniederlassung, seinen Wohnsitz oder seine Staatsbürgerschaft begründet sein.245 Grundlage für eine internationale Registrierung ist die nationale Basismarke. Daher sind bei der Anmeldung einer IR-Marke in Feld 5 des Formulars die Nummer der eingetragenen Marke (bei MMA) bzw. das Aktenzeichen der Markenanmeldung (bei PMMA) anzugeben. Das DPMA prüft dann die Übereinstimmung des Markenzeichens und der Waren bzw. Dienstleistungen zwischen der Basismarke und der Anmeldung der IR-Marke. Die Länder, in denen der Anmelder Markenschutz begehrt, sind im Anmeldeformular in Feld 11 anzukreuzen. 243 Die Regelung lautet: „In den Beziehungen zwischen Staaten, die Vertragsparteien sowohl dieses Protokolls als auch des Madrider Abkommens (Stockholmer Fassung) sind, findet nur dieses Protokoll Anwendung.“ 244 Neben dem Anmeldeformular der WIPO ist dazu noch das sog. „Begleitschreiben“ des DPMA auszufüllen, abrufbar auf den Webseiten des DPMA unter: http://www. dpma.de/marke/formulare/internationalemarkenregistrierung/index.html. 245 Erfolgt die Anmeldung auf der Grundlage des MMA stehen die drei Kriterien in einer Rangfolge. Daher muss z. B. ein Schweizer, der in Deutschland wohnt, seine Basismarke in Deutschland anmelden. Nach dem PMMA kann das Ursprungsland dagegen gewählt werden. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 130 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 131 4.6 Internationalisierungsstrategie im Markenrecht 131 Je nachdem, unter welchem Abkommen die IR-Marke angemeldet wird, fallen unterschiedliche Gebühren an. In jedem Fall werden eine nationale Gebühr beim DPMA und eine internationale Gebühr bei der WIPO fällig. Es können dazu noch weitere Gebühren der Behörden in den ausgewählten Ländern hinzukommen. Die Gebühren sind im voraus zu entrichten.246 d) Übertragung der Priorität der Basismarke auf die IR Marke Wie bereits oben bei der Gemeinschaftsmarke dargestellt (siehe 4.6.1.2), ist es möglich, die Priorität der Basismarke auf die IR-Marke zu übertragen. Grundlage dafür ist die Regelung in Art. 4 PVÜ, auf die Art. 4 Abs. 2 MMA/PMMA Bezug nehmen. Die Priorität einer IR-Marke bestimmt sich nach dem Tag der Anmeldung der Basismarke im Ursprungsland, wenn die internationale Registrierung innerhalb von sechs Monaten danach erfolgt. Anmelder, welche die Priorität der Basismarke auf die IR-Marke übertragen wollen, müssen dazu Angaben in Feld 6 des Anmeldeformulars machen. Ist auf die Registrierung der IR-Marke zumindest auch das MMA anwendbar (Fälle 1 und 5 der Tabelle), muss zudem die deutsche Basismarke innerhalb der sechs Monate auch eingetragen sein. In diesem Fall empfiehlt es sich, bei der Anmeldung der deutschen Basismarke die beschleunigte Prüfung zu beantragen (Feld 7 des Anmeldeformulars des DPMA). 4.6.2.3 Verfahren der internationalen Registrierung Einen Überblick über das Verfahren der internationalen Registrierung gibt die nachstehende Abbildung. Nachdem die Anmeldung einer IR-Marke bei der Ursprungsbehörde, in Deutschland das DPMA, eingegangen ist , bestätigt diese nach Art. 3 Abs. 1 MMA/PMMA hinsichtlich des Markenzeichens und des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses die Übereinstimmung der IR-Markenanmeldung mit der Basismarke, das Eingangsdatum der Anmeldung sowie die Zahlung der nationalen Gebühren . Mit diesen Bestätigungen wird die Anmeldung vom DPMA an die WIPO regelmäßig innerhalb einer Frist von zwei Monaten weitergeleitet  . Die WIPO prüft die formalen Erfordernisse der Anmeldung gemäß Art. 3 Abs. 2 MMA, insbesondere das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis und den Eingang der international anfallenden Gebühren . Nach Art. 3 Abs. 4 MMA veröffentlich die WIPO die Anmeldung der IR-Marke im Veröffentlichungsblatt „Gazette OMPI des Marque Internationales“ bzw. „WIPO Gazette International Marks“. Zudem werden die Behörden des Ursprungs- und der Zielländer über die Anmeldung informiert . Die entscheidende Hürde stellt die Prüfung der Anmeldung durch die nationalen Behörden dar. Jedes Patentund Markenamt in den benannten Staaten kann die Eintragung der IR-Marke nach Art. 5 MMA/PMMA versagen, wenn nach dem jeweiligen nationalen Recht absolute oder relative Schutzhindernisse entgegenstehen. Für diese Prüfung 246 Die jeweils aktuellen Gebühren können auf der WIPO-Homepage unter http://www. wipo.int/madrid/en/fees/abgerufen werden. Dort ist auch ein interaktiver „fee calculator“ zu finden. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 132 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 133 4. Kapitel: Markenrecht132 haben die Behörden im Anwendungsbereich des MMA ein Jahr, die Behörden im Anwendungsbereich des PMMA 18 Monate Zeit . Wenn keine Schutzhindernisse bestehen, wird die Marke in dem jeweiligen Land eingetragen . 4.6.3 Vorgehen gegen Marken- und Produktpiraterie Ein wichtiges Instrument zum Vorgehen gegen Markenpiraterie ist die Zollbeschlagnahme. Rechtsgrundlage dafür ist die „Marken- und Produktpiraterieverordnung“ der EU (PPVO).247 Die PPVO sorgt dafür, dass die Zollbehörden der Mitgliedstaaten der EU auf einheitlicher Grundlage und durch ein einheitliches Verfahren tätig werden. Die deutschen Zollbehörden haben dazu die Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz in München eingerichtet.248 247 Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigen tums zu verletzen, und die Maßnahmen gegenüber Waren, die erkanntermaßen derartige Rechte verletzen, ABl. (EG) 2003 L 196/7. 248 Webseiten abrufbar unter: www.ipr.zoll.de. Anmeldung einer IR-Marke bei der nationalen Ursprungsbehörde der Basismarke Weiterleitung an die WIPO Formale Prüfung durch nationale Behörde Formale Prüfung durch die WIPO Veröffentlichung der Anmeldung in der WIPO Gazette International Marks Prüfung der Anmeldung durch die Behörden der benannten Länder auf • Absolute Schutzhindernisse • Relative Schutzhindernisse WIPO informiert die ursprüngliche Behörde Markenschutz in den benannten Ländern WIPO informiert die nationalen Behörden 1 2 3 4 5 5 6 7 5 Abbildung 16 – IR-Marke Registrierungsverfahren Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 132 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 133 4.6 Internationalisierungsstrategie im Markenrecht 133 4.6.3.1 Tatbestand für das Eingreifen der Zollbehörden Die Ermächtigung zum Eingreifen der Zollbehörden enthält Art. 9 PPVO. Danach kann der Zoll Waren vorläufig von der Verzollung zurückhalten, bei denen der Verdacht auf Verletzung von Rechten geistigen Eigentums besteht. In welchen Fällen ein „Recht geistigen Eigentums“ verletzt ist, definiert Art. 2 PPVO: Nachgeahmte Waren sind danach „Waren einschließlich ihrer Verpackungen, auf denen ohne Genehmigung Marken oder Zeichen angebracht sind, die mit der Marke oder dem Zeichen identisch sind, die für derartige Waren rechtsgültig eingetragen sind, oder die in ihren wesentlichen Merkmalen nicht von einer solchen Marke oder dem Zeichen zu unterscheiden sind“. Die Zollbehörden greifen also bei einer Verletzung von Markenrechten nur ein, wenn es sich im wesentlichen um identische Markenzeichen und Waren handelt. Gegen die Einfuhr von Waren, die mit einer eingetragenen Marke nur ähnlichen sind, kann der Zoll nicht vorgehen. In diesem Fall muss der Markeninhaber seine Ansprüche nach § 14 MarkenG bzw. Art. 9 GMV auf gerichtlichem Weg durchsetzen. Wie allgemein im Markenrecht ist der Zugriff des Zolls auf die Fälle beschränkt, in denen der Verdacht des kommerziellen Handels besteht. Die Zollbehörden schreiten nicht ein, wenn es sich um Markenpiraterieprodukte im persönlichen Gepäck von Reisenden handelt, die bestimmte Warenwerte nicht überschreiten.249 4.6.3.2 Verfahren Die PPVO unterscheidet zunächst danach, ob für das Eingreifen der Zollbehörde bereits ein Antrag des Markeninhabers auf Tätigwerden nach Art. 5 PPVO vorliegt oder ob die Zollbehörde von sich aus („von Amts wegen“) gemäß Art. 4 PPVO eingeschritten ist. Liegt bereits ein Antrag nach Art. 5 PPVO vor, kann die Zollbehörde gemäß Art. 9 Abs. 1 PPVO die Überlassung der Waren für zehn Tage aussetzen oder zurückhalten. Innerhalb dieser Zehn-Tages-Frist hat der Markeninhaber sich zu vergewissern, ob es sich tatsächlich um Markenpiraterieprodukte handelt oder nicht. Er kann dies u. a. auch durch Besichtigung der Ware tun. Liegt Markenpiraterie vor und will er die endgültige Beschlagnahme und Vernichtung der Waren erreichen, muss er ein gerichtliches Markenverletzungsverfahren einleiten und die Zollbehörde gemäß Art. 13 PPVO darüber in Kenntnis setzen (sog. „Regelverfahren“).250 Der Markeninhaber muss also beim zuständigen Markengericht Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung stellen bzw. Klage einreichen. Solange das Verfahren dauert, bleibt die Ware beim Zoll. 249 Näher dazu das Merkblatt „Der Zoll – Produktpiraterie im Visier“, abrufbar unter www.ipr.zoll.de. 250 Statt des Regelverfahrens kann er nach Art. 11 PPVO i. V. m. § 150 MarkenG auch das sog. „vereinfachte Verfahren“ wählen und ohne gerichtliche Entscheidung die verdächtigen Waren beschlagnahmen und vernichten lassen. Diesen Weg sollte der Markeninhaber nur dann wählen, wenn er sich sicher ist, dass es sich um Markenpiraterieprodukte handelt, die seine Markenrechte verletzen. Im anderen Fall macht er sich gegenüber dem Eigentümer bzw. Importeur der Waren schadensersatzpflichtig. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 134 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 135 4. Kapitel: Markenrecht134 Entscheidet das Gericht zugunsten des Markeninhabers, kann dieser die Vernichtung der Markenpiraterieprodukte veranlassen. Legt der Markeninhaber dagegen innerhalb der Frist keinen Nachweis auf Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens vor, wird die Ware vom Zoll freigegeben. Hat der Markeninhaber noch keinen Antrag gestellt, setzt die Zollbehörde die Überlassung der Waren zunächst nur für drei Tage aus. Innerhalb dieser Frist muss der Markeninhaber dann einen Antrag auf Tätigwerden der Zollbehörden gemäß Art. 5 PPVO stellen. Danach schließt sich der bereits geschilderte Ablauf an. 4.6.3.3 Antrag auf Tätigwerden: Art. 5 PPVO Aus den vorstehenden Erläuterungen ist ersichtlich, dass es für Markeninhaber, die mit Produktpiraterie zu kämpfen haben, in der Praxis wichtig ist, einen Antrag auf Tätigwerden der Zollbehörden nach Art. 5 PPVO zu stellen.251 Der Antrag ist kostenlos und gilt jeweils für ein Jahr. Er muss also jährlich neu gestellt werden. Im Antragsformular hat der Markeninhaber zunächst Angaben zu seiner Identität und zu seinen Markenrechten (nationale Marke und/oder Gemeinschaftsmarke) zu machen und entsprechende Nachweise beizufügen. 251 Für die Antragstellung hat der Zoll ein Online-Verfahren eingerichtet. Abrufbar unter: http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/d0_verbote_und_beschraenkungen/ f0_gew_rechtsschutz/x0_zgr_online/index.html. Anmeldung der Ware durch Importeur zur Verzollung (ATLAS- Verfahren): Verdacht der Verletzung von Rechten geistigen Eigentums Art. 9 Abs. 1 PPVO: Aussetzung der Überlassung oder Zurückhalten der Ware durch Zollbehörde Art. 9 Abs. 2, 3 PPVO: Information des Markeninhabers und ggf. Besichtigung der verdächtigen Ware durch Markeninhaber Entscheidung des Markeninhabers: • Nachweis der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens: Art. 13 PPVO • Freigabe der Ware durch Zoll Antrag nach Art. 5 PPVO oder Einschreiten nach Art. 4 PPVO Abbildung 17 – Markenpiraterie Zollverfahren Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 134 Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 135 4.6 Internationalisierungsstrategie im Markenrecht 135 Zudem hat der Markeninhaber die Zollbehörden möglichst genau und deutlich über die Merkmale zur Unterscheidung von Originalware und Fälschung sowie über die typischen Vertriebswege der Piraterieprodukte zu informieren. Große Markenartikler belassen es nicht bei den Angaben im Antrag, sondern führen mit den Zollbeamten Schulungen durch, in denen die Erkennungsmerkmale der Originalwaren und die Betrugsarten der Fälscher erläutert werden. Vahlen – Wirtschaftsrecht – Birk/Löffler – Marketing- und Vertriebsrecht Herstellung: Frau Deuringer 13.03.2012 Imprimatur Seite 137 2. Teil: Kommunikationspolitik

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References

Zusammenfassung

Alles zum Marketing- und Vertriebsrecht.

Birk/Löffler, Marketing- und Vertriebsrecht

2012.

ISBN 978-3-8006-4268-7

Marketing- und Vertriebsrecht

Die aktuellen Rechtsfragen des Marketing- und Vertriebsrechts werden aus betriebswirtschaftlicher Sicht geklärt und umsetzbare Lösungen vorgestellt.

Die Schwerpunkte zum Marketing- und Vertriebsrecht

* Kaufrecht und Produkthaftung

* Produkt und Verpackung

* Markenrecht

* Unlauterer Wettbewerb

* Internationales Wettbewerbsrecht

* Koordination der Preisgestaltung

* Grenzen autonomer Preisgestaltung

* Preisdurchsetzung

* Vertrieb über externe Vertriebsorgane

* Direktvertrieb

* Problematische Vertriebspraktiken

* Internationales Vertriebsrecht

* Datenschutzrecht

* Datenschutz im Marketing.